목   차

제1장. 새로운 거절이유

1. 심결취소소송에서의 심리범위

2. 의견제출의 기회 부여 여부에 대한 판단

제2장. 화학생명공학관련 발명의 명세서 기재 요건

1. 용이 실시 기재요건

2. 의약용도발명에 있어서 약리효과의 기재

제3장. 화학생명공학관련 발명의 진보성 판단

1. 의약용도발명의 진보성

2. 수치한정발명의 진보성

3. 파라미터발명의 진보성

4. 발명의 효과에 대한 판단

제4장. 결합상표가 관련된 상표의 유사여부 판단

1. 도형과 문자로 결합된 상표의 유사여부 판단

2. 식별력 없는 부분(기술적 표장 등)과 결합된 문자상표의 유사여부 판단

3. 식별력이 약한 문자와 문자로 결합된 상표의 유사여부 판단

4. 형용사적 어구와 결합된 문자상표의 유사여부 판단

제5장. 현저한 지리적 명칭 및 저명상표와 관련된 상표의 등록 가능성

1. 신문의 제호와 현저한 지리적 명칭

2. 저명상표와 사용상품을 달리한 출원서비스표의 등록 가능성

제6장. 원고(변리사)가 바라본 특허소송

1. 결정계 심결취소소송에 있어서의 소송전략

2. 특허청 소송수행관의 소송전략에 대한 장점 및 약점

제1장. 새로운 거절이유

1. 심결취소소송에서의 심리범위

2. 의견제출의 기회 부여 여부에 대한 판단

1. 심결취소소송에서의 심리범위

■ 거절결정 불복심판에 대한 심결취소소송의 소송물

항고소송의 일종인 심결취소소송에서의 소송물은 심결의 위법성 일반이라는 것이 통설의 입장이다. 심결의 위법성 일반이란 심결이라는 당해 심판절차의 위법(심결이 성립하기에 이르는 과정)과 실체상의 위법(심결의 실체판단)이다. 구체적으로 결정계인 거절결정 불복심판청구에 대한 심결취소소송에서는 거절이유를 긍정한 심결 판단의 당부이고, 심결의 기초가 된 거절결정 처분(거절이유)은 심결처분의 적부심사를 통하여 간접적으로 소송에서의 심판대상이 됨에 그친다.

실체상의 위법(실체상의 판단의 위법)이라 함은 출원 발명의 내용인정, 인용례의 내용인정, 신규성․진보성의 판단 등이 법리오해로 인하여 위법하게 된 경우를 말하는데, 실체상의 판단의 위법여부를 판단함에 있어서 유의해야 할 점은 예를 들어 결정계 심결취소소송에 있어서 심리판단의 대상이 되는 것은 심판관이 심결에서 거절해야 할 것으로 한 판단이 위법한가의 여부이며, 출원된 발명이 특허되어야 할 것인가의 여부가 아니라는 것이다. 절차상의 하자의 위법이라 함은 심판절차의 위법을 말하는데 절차상의 하자는 사소한 것도 있고 중대한 것도 있어서 일률적으로 판단할 수 없고 심결의 결론에 영향을 미칠 중대한 절차상의 하자만이 위법한 것으로 심결취소의 이유가 된다(전상우, 지식재산권법의 제문제, 지식재산권법연구회, 2005, p500-501에서 발췌).

대법원 판례는 특허청구범위 중 일부의 항에 거절이유가 있는 경우(지정상품 중 일부에 거절이유가 있는 경우)에는 전부를 거절하여야 한다고 하고 있어(대법원 1993. 9. 14. 선고 92후1615 판결 등), 거절결정 불복심판의 심결취소소송은 청구항마다 소송물이 되지 아니하고 전체가 하나의 소송물이 되는 불가분적 소송물이라고 할 것이다.

[특허법원 2000. 8. 24. 선고 99허4187판결 : 상고(등록무효)]

원고는 피고들이 이 사건 소송에 이르러 주장하고 있는 명세서 기재불비는 심판단계에서 주장된 바가 없어 이 법원에서는 심리 판단할 수 없다고 주장하나, 심결취소소송에 있어서의 심리범위는 심결의 위법성 일반으로서 심판에서 주장되고 심결에서 판단된 사항에 한정되는 것이라고는 할 수 없으므로 위 주장은 이유 없다.

또한 원고는 피고들이 이 사건 소송에 이르러 명세서 기재불비를 주장하는 것은 소송상 금반언의 원칙에 위배된다고 주장하나, 피고들이 명세서 기재불비를 무효사유의 하나로 주장하는 것은 공격방어방법의 선택 내지 추가에 불과하여 소송상 금반언의 원칙에 위배될 아무런 근거가 없으므로 위 주장 또한 이유 없다.

나아가 원고는 이 사건 특허발명의 심사과정에서 명세서의 보정을 명하는 거절이유가 없었음에도 불구하고 무효심판에 있어서 명세서의 기재불비를 이유로 무효로 하는 것은 명세서의 보정기회를 박탈하는 것이므로 부당하다고 주장하나, 명세서의 잘못된 기재를 보정하는 것은 기본적으로 출원인의 책임이라 할 것이고 명세서의 기재불비를 무효사유로 규정하고 있는 특허법 규정의 적용은 같은 이유로 거절이유의 통지가 있었던 경우에 한정되는 것은 아니므로 위 주장은 그 자체로서 이유 없다.

■ 심결취소소송의 심리범위의 문제

심결취소소송에 있어서 심판단계에서 주장된 거절이유 또는 무효사유와 다른 사유가 주장되고 이 주장을 입증하기 위한 새로운 증거가 제출되는 경우, 바꾸어 말하면 심결에서 인용된 간행물과 별개 독립의 관계에 있는 간행물을 소송에서 새로이 인용하여 심결취소사유로 주장하는 경우에 이를 어떻게 취급할 것인가 하는 문제이다.

1. 무제한설

특허심결취소소송의 소송물은 심결에 존재하는 위법성 일반으로 파악하여 행정처분에 대한 항고소송과 마찬가지로 사실심리의 범위에 대한 제한이 없고, 당사자는 심결에 포함되지 않았던 일체의 위법사유를 주장․입증할 수 있고, 법원도 이를 채용하여 판결의 기초로 할 수 있으며, 새로운 증거를 포함한 일체의 증거를 제출할 수 있다는 견해이다.

2. 제한설

심결취소소송에 심판전치구조를 취하고 있는 점에 특별한 의미를 두어 심리판단의 대상을 제한하려는 견해로 제한의 범위, 제한의 근거 등에 따라 다시 3가지 견해로 분류할 수 있다.

①실질적 증거법칙설 : 실질적 증거에 의한 사실인정이라고 판단되는 한 법원은 심결의 사실인정에 구속된다고 보는 견해, ②동일법조설 : 법조가 규정하고 있는 특정한 거절이유 또는 무효사유의 범위를 넘어서 심판에서 쟁점으로 되지 않았던 다른 법조에 규정된 거절이유 또는 무효원인에 관해 심리를 할 수 없고 동일한 법조의 범위 내에서라면 새로운 주장도, 새로운 증거제출도 인정된다는 견해, ③ 동일사실․동일증거설 : 심결의 이유에서 판단이 된 주장과 증거에 한하여 법원이 심리할 수 있다는 견해.

3. 개별적 고찰설

모든 심결에 대하여 심결취소소송의 심리범위를 일률적으로 정할 것이 아니라 심결의 종류에 따른 성질상의 차이점에 따라 개별적으로 고찰하자는 견해이다.

4. 판례 : 무제한설 채택

대법원 2002. 6. 25. 2000후1306 특허등록무효사건에서 ‘심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적․절차적 위법성 여부라 할 것이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장 입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다’고 판시한바 있다(같은 취지, 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290판결, 2003. 8. 19. 선고 2001후1655 판결, 2003. 10. 24. 선고 2002후1102 판결 등).

무제한설은 심결취소소송의 심리에 있어서 특허법원의 법관에게 지나친 부담을 주고 있어 이를 어느 정도 제한할 필요성이 있다는 의견이 대두되고 있다.

■ 무제한설의 제한

특허재판실무편람, 특허법원, 2002, p35-38.

1. 거절결정 불복심판의 심결에 대한 취소소송의 경우(제한설 채택)

거절결정에 대한 심결의 취소소송에서 피고인 특허청장이 거절결정 당시 거절사유로 삼지 아니한 새로운 사유를 주장할 경우 이를 허용할 것인가에 관하여 논란이 많았으나, 대법원은 거절결정 불복심판의 심결에 대한 취소소송 절차에서 피고인 특허청장은 새로운 거절이유의 주장 및 그 증거 제출이 허용되지 아니한다고 하였다.

대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결을 보면, “거절사정 불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절사정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는바(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결 참조)”라고 한 바 있다.

2. 소송물의 범위 내의 제한

무제한설이라고 하더라도 무제한으로 새로운 주장이나 청구를 할 수 있는 것은 아니다. 심판단계에서 주장하지 않았던 주장이나 증거를 제출할 수 있을 뿐이다. 즉 동일한 소송물의 범위 내에서 새로운 공격방어방법만을 추가할 수 있을 뿐 특허무효심판단계에서 주장하지 않았던 새로운 청구항에 대한 무효를 주장하는 경우나 상표등록무효심판단계에서 주장하지 않았던 다른 지정상품에 대한 등록무효를 주장하는 것은 허용될 수 없다.

2. 의견제출의 기회 부여 여부에 대한 판단(2004허8350)

■ 의견제출의 기회 부여에 관한 법리

구 특허법 제63조는 심사관이 특허출원에 같은 법 제62조 각호의 1에 해당하는 거절이유가 있다고 인정하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다고 규정하고, 같은 법 제174조 제2항은 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 위 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있는바, 위 규정들의 취지는 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것을 말하므로 ① 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고, ② 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 ③ 출원인에게 설명 및 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 아니하고 곧바로 거절결정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는데 있다 할 것이므로, 거절결정에 있어서 그 이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재이유와 부합하여야 하고, 심판에서도 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 의견서 제출의 기회를 주어야 할 것이다(대법원 2000. 1. 14. 선고 97후3494 판결, 1994. 6. 28. 선고 92후1066 판결 참조).

■ 이 사건 출원발명의 경위

1. 출원번호 및 발명의 명칭

제1996-23206호, Der p III 단백질 알레르겐을 암호화하는 핵산

2. 발명의 요지

청구항	'03. 9. 23. 보정서	청구항	'04. 4. 8. 최종 보정서	비고
51	제50항의 분리된 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 일부로서, 그 일부가 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 T-세포 에피토프 또는 B-세포 에피토프를 함유하는 것을 특징으로 하는 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 일부	55	제52항의 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 일부로서, 그 일부가 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 T-세포 에피토프 또는 B-세포 에피토프를 함유하는 것을 특징으로 하는 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 일부	인용 청구항에 차이가 있음.
50	Der p Ⅲ 단백질 알레르겐을 암호화하는 분리된 핵산으로서, 그 핵산이, 도면 제1A도 및 제1B도에 나타낸 뉴클레오티드 서열(서열번호 1) 또는 그의 코딩 부위를 포함하는 것을 특징으로 하는 핵산에 의해 암호화되는 것을 특징으로 하는 분리된 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐	52	도면 제2A도 및 제2B도에 나타낸 아미노산 서열(서열번호 2)을 포함하고, 모든 다른 집먼지 진드기 단백질이 없는 것을 특징으로 하는 분리된 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐	제50항 발명의 단백질 알레르겐은 그 단백질을 암호화하는 핵산 서열로 한정한 것임에 대하여, 제52항 발명의 단백질 알레르겐은 그 단백질에 포함되는 아미노산 서열로 한정한 점에 있어 차이가 있음.

3. 거절결정의 이유

구 분	거절이유의 내용	출원인 대응
심사전치단계 거절이유	'03. 9. 23. 보정된 특허청구범위 제51항에는 “…의 일부”와 같은 불명확한 표현이 기재되어 있어 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않음.	'04. 4. 8. 보정서 제출 - 51항 삭제 - 55항 신설
원결정유지 이 유	보정된 특허청구범위 제55항에는 [...의 일부]와 같은 불명확한 표현이 기재되어 있어 위 거절이유를 해소하지 못함.

4. 심결문(2003원2196)의 요지

(1) 유전공학관련 발명의 특허청구범위의 기재방법에 있어서 "단백질"은 아미노산 서열 또는 이 아미노산 서열을 코딩하는 구조유전자의 염기서열로 특정하여 기재하여 발명의 구성을 명확하게 파악할 수 있도록 기재하여야 하는 것이다.

(2) 이 사건 제55항 발명의 구성 중 'Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 일부' 는 단백질 혹은 펩티드로서 에피토프 이외의 부분을 포함하고 있는 사실을 알 수 있다. 그런데, 상기 단백질 혹은 펩티드를 다시 '그 일부가 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 T-세포 에피토프 또는 B-세포 에피토프를 함유'하는 것으로 한정하고 있는바, 여기서 ① T-세포 에피토프 또는 B-세포 에피토프가 어떠한 구성을 가지고 있는 펩티드인지 전혀 명세서에 기재되어 있지 않으며, 더구나 ② 상기 에피토프를 일부로 포함하고 있어서 결국 단백질 혹은 펩티드의 구성을 전혀 알 수 없는 것이므로  'Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 일부' 는 어떠한 단백질을 청구하고 있는지 전혀 알 수 없는 불명료한 기재로서 이로부터 발명의 구성을 명확히 파악할 수 없으므로 이는 특허법 제42조 제4항의 규정에 위배된다 하겠다.

■ 쟁점사항

1. '03. 9. 23. 보정서의 제51항 발명과 '04. 4. 8. 최종 보정서의 제55항 발명이 동일한 것인지 여부

2. 이 사건 제55항 발명에 대하여 출원인에게 의견제출의 기회가 부여된 것인지 여부

■ 원고(출원인) 주장의 요지

1. '03. 9. 23. 보정서의 제51항 발명(이하 ‘이 사건 제51항 발명’이라 한다)과 '04. 4. 8. 보정서의 제55항 발명(이하 ‘이 사건 제55항 발명’이라 한다)은 모두 “Der p III(집 먼지 진드기의 학명) 단백질 알레르겐(Allergen ; 알레르기성 질환의 원인이 되는 항원) 중에서 T-세포 또는 B-세포 에피토프[Epitope ; 항원 결정기(決定基)]를 함유하는 부분”을 특정하여 청구하고 있으나, 그 인용하는 청구항이 각 제50항과 제52항으로서, 이 사건 제50항 발명의 단백질 알레르겐과 이 사건 제52항 발명의 단백질 알레르겐은 서로 동일하지 않다.

2. 따라서, 이 사건 제51항 발명과 제55항 발명은 형식적, 실질적으로 다른 별개의 발명으로서 독립하여 심사가 진행되어야 하고 또한 별도의 거절이유 통지 및 의견제출 기회가 출원인에게 부여되어야 함에도 불구하고, 이 사건 심결에서는 이 사건 제55항 발명에 대해서는 거절이유 통지 및 의견제출 기회가 주어지지 아니하였으므로, 이 사건 심결은 구 특허법 제174조 제2항 및 제63조의 규정에 위반하여 위법하다

3. 이 사건 제55항 발명은 명확하고 간결하게 기재된 것으로 판단되는 제52항의 Der p III 단백질 알레르겐의 한 부분 중에서도 T-세포 에피토프 또는 B-세포 에피토프를 함유하는 것으로 특정된 부분을 청구하는 것으로, 제52항의 기재와 마찬가지로 명확하고 간결하게 기재된 것이다.

4. 이 사건 제55항 발명에는 비록 T-세포 에피토프 또는 B-세포 에피토프의 아미노산 서열이 구체적으로 기재되어 있지 않으나, 상세한 설명에 T-세포 에피토프에 대한 일반적인 설명, T-세포 에피토프 함유 펩티드의 분리방법 및 T-세포 에피토프를 찾아내기 위한 벙법 등이 충분히 기재되어 있으므로, 당업자라면 이러한 명세서의 기재내용으로부터 T-세포 에피토프나 B-세포 에피토프를 함유하는 부분 펩티드를 용이하게 찾아낼 수 있고 그 펩티드의 구조 역시 용이하게 알아낼 수 있는 것이어서 이 사건 제55항 발명은 불명확하게 기재되어 있지 않다.

■ 피고(소송수행관) 주장의 요지

1. 이 사건 제51항 발명과 제55항 발명은 그 인용하는 청구항이 각 제50항과 제52항으로 서로 다르나, 이 사건 제50항과 제52항 발명에 기재된 단백질 알레르겐은 이 사건 출원발명의 명세서에 첨부된 서열목록 중 서열번호 1 또는 서열번호 2로 표시한 단백질로서 실질상 동일하고, 양 발명은 모두 Der p III 단백질 알레르겐 중에서 T-세포 또는 B-세포 에피토프를 함유하는 부분을 특정하여 청구하고 있는 것이므로, 이 사건 제55항 발명은 제51항 발명과 실질적으로 동일한 발명이다.

2. 이 사건 제55항 발명에 대한 거절이유는 “…의 일부”라는 기재가 불명확한 표현이어서 기재불비에 해당한다는 것으로서 이 사건 제51항 발명에 대한 거절이유와 동일한 것이므로, 이 사건 제55항 발명에 대한 의견제출 기회가 출원인에게 실질적으로 주어진 것이어서, 이 사건 심결은 구 특허법 제174조 제2항 및 제63조의 규정에 위배되지 않는다.

3. 단백질 알레르겐의 일부를 청구하는 이 사건 제55항 발명은 그 특정 부분의 아미노산 서열을 구체적으로 명시하여 기재하여야 함에도 불구하고, 이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 제55항 발명에서 청구하고 있는 “Der p III 단백질 알레르겐 중에서 T-세포 또는 B-세포 에피토프를 함유하는 부분”의 아미노산 서열이 구체적이고 명시적으로 기재되어 있지 않으므로 이 역시 기재불비에 해당한다.

■ 특허법원 판결 요지

1. 이 사건 제51항 발명과 이 사건 제55항 발명이 동일한 것인지 여부

이 사건 제48항 발명의 핵산 서열은 이 사건 출원발명의 핵산 서열인 서열번호 1 뿐만 아니라 매우 다양한 구성의 핵산 서열을 의미하는 것이라고 보아야 할 것이며, 그러한 핵산 서열에 의하여 번역되는 아미노산 서열도 매우 다양하다고 할 것이어서, 이 사건 제48항 발명의 핵산 서열을 기초로 번역된 아미노산 서열을 가지는 이 사건 제50항 발명의 단백질 알레르겐과 출원발명의 아미노산 서열인 서열번호 2를 포함하는 다양한 아미노산 서열로 이루어진 이 사건 제52항 발명의 단백질 알레르겐이 실질적으로 동일하다고 할 수 없다 할 것인바, 따라서 이 사건 제50항 발명과 제52항 발명의 단백질 알레르겐의 특정한 일부를 각 인용하고 있는 이 사건 제51항 발명과 제55항 발명 역시 실질적으로 동일하지 않다 할 것이다.

2. 이 사건 제55항 발명에 대하여 출원인에게 의견제출의 기회가 부여된 것인지 여부

(1) 이 사건 제51항 발명과 제55항 발명은 서로 별개의 발명이므로 각각 독립하여 심사가 진행되어야 하고, 거절의 대상이 되는 청구항을 구체적으로 특정하여 거절이유의 통지 및 의견제출의 기회가 출원인에게 부여되어야 할 것인데, --- 피고는 이 사건 제51항 발명에 대하여서만 거절이유를 통지하였고 이 사건 제55항 발명에 대하여는 거절이유의 통지 및 의견제출의 기회를 부여하지 아니하여 그 절차를 위반하였다 할 것이다.

(2) 피고의 주장과 같이 거절이유의 내용(“…의 일부”라는 기재가 불명확한 표현)은 동일하다고 할지라도 그 거절이유의 대상이 되는 청구항이 서로 다른 이 사건 출원발명에 있어서 단지 이 사건 제51항 발명에 대하여 거절이유 통지 및 의견제출 기회가 출원인에게 부여되었다는 사실만으로 청구항을 구체적으로 특정하여 거절이유가 통지되지 아니한 이 사건 제55항 발명에 대해서도 의견제출의 기회가 부여된 것이라 할 수는 없으므로, 피고의 주장은 이유 없다.

(3) 피고의 주장과 같이 이 사건 제55항 발명이 그 특정 부분(Der p III 단백질 알레르겐 중에서 T-세포 또는 B-세포 에피토프를 함유하는 부분)의 아미노산 서열을 구체적으로 명시하여 기재하지 아니하여 기재불비에 해당하다 하더라도 이는 거절이유통지에 기재하지 아니한 새로운 거절이유로서 이에 관한 거절이유의 통지 및 의견제출의 기회를 부여하지 아니한 이상, 피고의 위 주장은 그 자체로 이유 없다.

■ 검토의견

1. 이 사건은 심판단계에서 청구인이 신설된 청구항 제55항에 대하여 의견제출의 기회를 미부여된 것이라고 주장하였으나, 심판부는 이에 대하여 판단하지 않고 기재불비 사항에 대해서만 판단한 점에서 아쉬움이 있다.

2. 이 사건 제51항 발명(삭제된 청구항)과 제55항 발명(신설된 청구항)은 실질적으로 동일하지 않은 발명이므로 각각 독립하여 심사가 진행되어야 하고, 이 사건 제55항 발명에 대해서는 거절이유의 통지 및 의견제출의 기회를 부여하지 아니하여 그 절차를 위반한 잘못이 있다.

3. 이 사건은 신설된 청구항과 거절이유가 통지된 바 있던 삭제 이전의 청구항을 비교하여 두 청구항이 실질적으로 동일한 청구항인지 여부를 판단함으로써 신설된 청구항에 대한 거절이유 통지의 필요성 여부를 판단하고 있다. 사실 이 사건은 기재불비 사유에 관한 것이고, 이 사건에서 문제되었던 기재불비 사유는 두 청구항의 실질적 동일 여부에 따라 그 결론이 달라지게 되는 사유는 아니라 할 수도 있다. 그럼에도 불구하고 법원은 신설된 청구항에 대한 거절이유 통지에 대한 필요성을 엄격하게 해석하여 거절이유와 청구항 사이의 관계보다 청구항과 청구항 사이의 관계를 중시하여 판단하고 있는 듯하다. 소송 실무상으로 생각보다 자주 등장하곤 하는 사안으로서 향후 신설된 청구항에 대해서는 다소 주의 깊은 접근이 요구된다 하겠다.

특     허     법     원

제    3    부

판         결

사       건	2004허8350  거절결정(특)

원       고	1. 헤스카 코포레이션(Heska Corporation)

미국 콜로라도 80525 포트 콜린스, 프로스펙트 파크웨이 1613

대표자 로버트 그리브(Robert Grieve)

2. 인스티튜트 포 차일드 헬쓰 리서치(The Institute for Child Health Research)

호주 더블유. 에이. 6872 웨스트 퍼스 지.피.오 박스 855

대표자 부르스 맥해리(Brucs McHarris)

원고들 소송대리인 변리사 황의만

원고들 소송복대리인 변리사 조현실

피       고	특허청장

소송수행자 주영식, 윤경애, 이태영

변 론 종 결	2005. 7. 14.

판 결 선 고	2005. 8. 18.

주       문

1. 특허심판원이 2004. 11. 25. 2003원2196호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이       유

1. 이 사건 심결의 경위

가. 이 사건 출원발명의 출원 및 거절결정

원고 2 인스티튜트 포 차일드 헬쓰 리서치(이하 ‘원고 2’라 한다)와 소외 이뮤로직 파마시티컬 코포레이션(이하 ‘소외 회사’라 한다)은 명칭을 ‘Der p III 단백질 알레르겐을 암호화하는 핵산’으로 한 발명에 관하여, 1994. 12. 7. 특허협력조약에 의한 국제특허출원을 한 후(국제출원번호 PCT/US 94/14073), 1996. 6. 8. 우리나라 특허청에 번역문을 제출하였으나(출원번호 제96-703017호. 이하 ‘이 사건 출원발명’이라 한다), 특허청은 2003. 3. 11. 이 사건 출원발명 청구항 제51항에 “…의 일부”와 같은 불명확한 표현이 기재되어 있어 특허법 제42조 제4항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.

나. 이 사건 심판청구 및 심결

(1) 원고 2와 소외 회사가 2003. 6. 5. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하고 2003. 7. 1. 명세서 등 보정서를 제출하자, 특허청은 구 특허법(2001. 2. 3. 법제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제173조의 규정에 의한 심사전치에 의하여 이 사건 출원발명에 대하여 다시 심사한 후, 2003. 7. 29. 의견제출을 통지하였다.

(2) 이에 원고 2와 소외 회사가 2003. 9. 23. 특허청구범위를 별지 1의 가. 기재와 같이 보정하는 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 특허청은 2004. 2. 9. 특허청구범위 제51항에 “…의 일부”라는 불명확한 개념의 기재가 있어 명세서 기재요건에 충족되지 아니하여 기재불비에 해당한다는 취지의 의견제출을 통지하였다.

(3) 다시 원고 2와 소외 회사가 2004. 4. 8. 별지 1의 나. 기재와 같이 특허청구범위  제51항을 삭제하고 제55항을 신설하는 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 특허청은 신설된 제55항의 “…의 일부”라는 기재사항도 불명확한 표현으로서 기재불비에 해당하여, 2004. 2. 9.자 의견제출통지서에 기재된 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 2004. 9. 21. 원결정을 유지하였다.

(4) 특허심판원은 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제55항의 “…의 일부”라는 기재는 불명확한 표현으로서 기재불비에 해당하고, 특허출원된 청구항 중 어느 하나의 항이라도 거절이유가 있을 때에는 그 특허출원에 대하여 거절하여야 하므로 나머지 청구항에 대하여는 달리 살필 필요 없이 거절결정을 유지하여야 한다는 이유로 이 사건 출원발명이 특허법 제42조 제4항에 해당되어 특허를 받을 수 없다고 거절한 원결정은 정당하다는 이유로, 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

(5) 한편 소외 이뮤로직 파마시티컬 코포레이션은 이 사건 심판절차 계속중 원고 1 헤스카 코포레이션에 합병되었다.

[증거] 갑 제1내지 5호증, 을 제1 내지 5호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 당사자들의 주장

(1) 원고들의 주장

㈎ 이 사건 제51항 발명과 제55항 발명은 모두 “Der p III(집 먼지 진드기의 학명) 단백질 알레르겐(Allergen ; 알레르기성 질환의 원인이 되는 항원) 중에서 T-세포 또는 B-세포 에피토프[Epitope ; 항원 결정기(決定基)]를 함유하는 부분”을 특정하여 청구하고 있으나, 그 인용하는 청구항이 각 제50항과 제52항으로서, 이 사건 제50항 발명의 단백질 알레르겐과 이 사건 제52항 발명의 단백질 알레르겐은 서로 동일하지 아니하므로, 이 사건 제51항 발명과 제55항 발명은 형식적, 실질적으로 다른 별개의 발명으로서 독립하여 심사가 진행되어야 하고 또한 별도의 거절이유 통지 및 의견제출 기회가 출원인에게 부여되어야 함에도 불구하고, 이 사건 심결에서는 이 사건 제55항 발명에 대해서는 거절이유 통지 및 의견제출 기회가 주어지지 아니하였으므로, 이 사건 심결은 구 특허법 제174조 제2항 및 제63조의 규정에 위반하여 위법하다.

(2) 피고의 주장

㈎ 이 사건 제51항 발명과 제55항 발명은 그 인용하는 청구항이 각 제50항과 제52항으로 서로 다르나, 이 사건 제50항과 제52항 발명에 기재된 단백질 알레르겐은 이 사건 출원발명의 명세서에 첨부된 서열목록 중 서열번호 1 또는 서열번호 2로 표시한 단백질로서 실질상 동일하고, 양 발명은 모두 Der p III 단백질 알레르겐 중에서 T-세포 또는 B-세포 에피토프를 함유하는 부분을 특정하여 청구하고 있는 것이므로, 이 사건 제55항 발명은 제51항 발명과 실질적으로 동일한 발명이다.

㈏ 이 사건 제55항 발명에 대한 거절이유는 이 사건 제51항 발명에 대한 거절이유와 동일한 것이므로, 이 사건 제55항 발명에 대한 의견제출 기회가 출원인에게 실질적으로 주어진 것이어서, 이 사건 심결은 구 특허법 제174조 제2항 및 제63조의 규정에 위배되지 않는다.

㈐ 단백질 알레르겐의 일부를 청구하는 이 사건 제55항 발명은 그 특정 부분의 아미노산 서열을 구체적으로 명시하여 기재하여야 함에도 불구하고, 이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 제55항 발명에서 청구하고 있는 “Der p III 단백질 알레르겐 중에서 T-세포 또는 B-세포 에피토프를 함유하는 부분”의 아미노산 서열이 구체적이고 명시적으로 기재되어 있지 않으므로 기재불비에 해당한다.

나. 판단

(1) 이 사건 심결에 절차상의 위법이 있는지 여부

원고들은 이 사건 제55항 발명에 대하여 출원인에게 의견제출의 기회가 부여되지 아니하였다는 것을 이유로 이 사건 심결이 절차상의 위법이 있다고 주장하는데 대하여, 피고는 이 사건 제51항 발명과 제55항 발명은 실질적으로 동일한 발명일 뿐만 아니라 그 거절이유도 동일하여, 이 사건 제55항 발명에 대해서는 출원인에게 의견제출의 기회가 실질적으로 부여된 것이라고 다투므로, 이 사건 제55항 발명과 관련하여 이 사건 심결이 절차상의 위법이 있는지 여부에 대하여 살피기로 한다.

㈎ 먼저, 이 사건 제51항 발명과 제55항 발명이 실질적으로 동일한 발명에 해당하는지 여부에 대하여 살피건대, 앞서 인정한 바와 같이, 이 사건 제51항 발명은 “제50항의 분리된 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 일부로서, 그 일부가 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 T-세포 에피토프 또는 B-세포 에피토프를 함유하는 것을 특징으로 하는 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 일부”라고 기재되어 있고, 이 사건 제55항 발명은 “제52항의 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 일부로서, 그 일부가 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 T-세포 에피토프 또는 B-세포 에피토프를 함유하는 것을 특징으로 하는 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 일부”라고 기재되어 있는바, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 제51항 발명과 제55항 발명은 모두 “Der p III 단백질 알레르겐의 T-세포 에피토프 또는 B-세포 에피토프를 함유하는 것을 특징으로 하는 일부”를 청구하고 있는 것으로서, 그 기초가 되는 Der p III 단백질 알레르겐이 이 사건 제51항 발명은 제50항 발명의 Der p III 단백질 알레르겐이고, 이 사건 제55항 발명은 제52항 발명의 Der p III 단백질 알레르겐이라 할 것이므로, 이 사건 제51항 발명과 제55항 발명이 실질적으로 동일한지 여부는 결국 이 사건 제50항 발명과 제52항 발명의 Der p III 단백질 알레르겐이 동일한지 여부에 달려 있다 할 것이다.

그런데, 이 사건 제50항 발명은 “제48항의 핵산에 의해 암호화되는 것을 특징으로 하는 분리된 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐”, 제48항 발명은 “Der p Ⅲ 단백질 알레르겐을 암호화하는 분리된 핵산으로서, 그 핵산이 도면 제1A도 및 제1B도에 나타낸 뉴클레오티드 서열(서열번호 1) 또는 그의 코딩 부위를 포함하는 것을 특징으로 하는 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐을 암호화하는 분리된 핵산”이라고 기재되어 있고, 이 사건 제52항 발명은 “도면 제2A도 및 제2B도에 나타낸 아미노산 서열(서열번호 2)을 포함하고, 모든 다른 집먼지 진드기 단백질이 없는 것을 특징으로 하는 분리된 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐”이라고 기재되어 있는바, 위 기재에 의하면 이 사건 제50항 발명의 Der p III 단백질 알레르겐은 핵산 서열이 이 사건 출원발명의 서열번호 1 또는 그의 코딩부위를 포함하는 핵산에 의하여 암호화된 단백질 알레르겐이고, 이 사건 제52항 발명의 Der p III 단백질 알레르겐은 아미노산 서열이 이 사건 출원발명의 서열번호 2를 포함하는 단백질 알레르겐으로서, 이 사건 제50항 발명의 단백질 알레르겐은 그 단백질을 암호화하는 핵산 서열로 한정한 것임에 대하여, 이 사건 제52항 발명의 단백질 알레르겐은 그 단백질에 포함되는 아미노산 서열로 한정한 점에 있어 차이가 있다 할 것이다.

나아가 위 차이에 관하여 보건대, 일반적으로 단백질은 아미노산 서열로 이루어진 것이고, 그 아미노산 서열은 핵산 서열을 기초로 번역되는 것이므로, 통상의 조건에서 특정한 핵산 서열로부터 번역되는 아미노산 서열은 동일하다고 할 것이나, 을 제1호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 이 사건 출원발명의 Der p III 단백질 알레르겐을 암호화하는 핵산에 대하여 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 “본 발명의 핵산은 Der p III의 활성을 가지며 제 1A도 및 1B도에서 나타난 아미노산 서열(SEQ ID NO. 2)을 포함하는 펩티드를 암호화하고 있다. 바람직한 핵산은 Der p III 활성을 가지며 제1A도 및 1B도에서 나타난 서열(SEQ ID NO. 1, 이는 NO. 2의 오기로 보인다)과 적어도 약 50%, 바람직하게는 60%, 가장 바람직하게는 약 70%의 상동성(homology)을 가지는 펩티드를 암호화하는 것이다. Der p III 활성을 가지며 제 1A도 및 1B도에 설정된 서열(SEQ ID NO. 2)과 적어도 약 90%, 보다 바람직하게는 적어도 약 95%, 가장 바람직하게는 약 98%의 상동성을 가지는 펩티드를 암호화 하고 있는 핵산 또한 본 발명의 범위에 있다. 상동성은 Der p III의 활성을 가지는 두개의 펩티드 사이 또는 두 핵산 분자 사이에서의 서열 유사성을 언급하는 것이다”라고 기재되어 있는 사실이 인정되는바(을 제1호증 제9면 제3～11행), 위 인정사실에 의하면 이 사건 제48항 발명의 핵산 서열은 이 사건 출원발명의 핵산 서열인 서열번호 1 뿐만 아니라 매우 다양한 구성의 핵산 서열을 의미하는 것이라고 보아야 할 것이며, 그러한 핵산 서열에 의하여 번역되는 아미노산 서열도 매우 다양하다고 할 것이어서, 이 사건 제48항 발명의 핵산 서열을 기초로 번역된 아미노산 서열을 가지는 이 사건 제50항 발명의 단백질 알레르겐과 출원발명의 아미노산 서열인 서열번호 2를 포함하는 다양한 아미노산 서열로 이루어진 이 사건 제52항 발명의 단백질 알레르겐이 실질적으로 동일하다고 할 수 없다 할 것인바, 따라서 이 사건 제50항 발명과 제52항 발명의 단백질 알레르겐의 특정한 일부를 각 인용하고 있는 이 사건 제51항 발명과 제55항 발명 역시 실질적으로 동일하지 않다 할 것이다.

㈏ 다음 이 사건 제55항 발명에 대하여 출원인에게 의견제출의 기회가 부여된 것인지 여부에 대하여 본다.

구 특허법 제63조는 심사관이 특허출원에 같은 법 제62조 각호의 1에 해당하는 거절이유가 있다고 인정하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다고 규정하고, 같은 법 제174조 제2항은 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 위 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있는바, 위 규정들의 취지는 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것을 말하므로 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고, 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명 및 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 아니하고 곧바로 거절결정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는데 있다 할 것이므로, 거절결정에 있어서 그 이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재이유와 부합하여야 하고, 심판에서도 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 의견서 제출의 기회를 주어야 할 것이다(대법원 2000. 1. 14. 선고 97후3494 판결, 1994. 6. 28. 선고 92후1066 판결 참조).

이 사건에서 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 제51항 발명과 제55항 발명은 서로 별개의 발명이므로 각각 독립하여 심사가 진행되어야 하고, 거절의 대상이 되는 청구항을 구체적으로 특정하여 거절이유의 통지 및 의견제출의 기회가 출원인에게 부여되어야 할 것인데, 앞서 인정한 바와 같이 피고의 2003. 7. 29.자 및 2004. 2. 9.자 의견제출통지서에는 이 사건 제51항 발명에 대한 거절이유만 기재되어 있을 뿐이고, 이 사건 제55항 발명에 대한 거절이유는 기재되어 있지 아니한 바, 위 인정사실에 의하면 피고는 이 사건 제51항 발명에 대하여서만 거절이유를 통지하였고 이 사건 제55항 발명에 대하여는 거절이유의 통지 및 의견제출의 기회를 부여하지 아니하여 그 절차를 위반하였다 할 것이다.

이에 대하여 피고는 이 사건 제55항 발명에 대한 거절이유는 “…의 일부”라는 기재가 불명확한 표현이어서 기재불비에 해당한다는 것으로서 이 사건 제51항 발명에 대한 거절이유와 동일한 것이므로, 이 사건 제55항 발명에 대해서도 의견제출의 기회가 출원인에게 실질적으로 부여된 것이라고 주장하므로 살피건대, 피고의 주장과 같이 거절이유의 내용은 동일하다고 할지라도 그 거절이유의 대상이 되는 청구항이 서로 다른 이 사건 출원발명에 있어서 단지 이 사건 제51항 발명에 대하여 거절이유 통지 및 의견제출 기회가 출원인에게 부여되었다는 사실만으로 청구항을 구체적으로 특정하여 거절이유가 통지되지 아니한 이 사건 제55항 발명에 대해서도 의견제출의 기회가 부여된 것이라 할 수는 없으므로, 피고의 주장은 이유 없다.

피고는 다시 단백질 알레르겐의 일부를 청구하는 이 사건 제55항 발명은 그 특정 부분의 아미노산 서열을 구체적으로 명시하여 기재하여야 함에도 불구하고, 이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 제55항 발명에서 청구하고 있는 “Der p III 단백질 알레르겐 중에서 T-세포 또는 B-세포 에피토프를 함유하는 부분”의 아미노산 서열이 구체적이고 명시적으로 기재되어 있지 않으므로 이 역시 기재불비에 해당한다고 주장하므로 살피건대, 피고의 주장과 같이 이 사건 제55항 발명이 그 특정 부분의 아미노산 서열을 구체적으로 명시하여 기재하지 아니하여 기재불비에 해당하다 하더라도 이는 거절이유통지에 기재하지 아니한 새로운 거절이유로서 이에 관한 거절이유의 통지 및 의견제출의 기회를 부여하지 아니한 이상, 피고의 위 주장은 그 자체로 이유 없다.

(2) 소결론

따라서, 이 사건 제55항 발명에 대하여 거절이유의 통지 및 의견제출의 기회를 출원인에게 부여하였어야 함에도 불구하고 이러한 절차를 거치지 않고 바로 거절결정을 유지한 이 사건 심결은 구 특허법 제174조 제2항 및 제63조의 규정을 위반하여 위법하다 할 것이다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      주기동  _________________________

판사      설범식  _________________________

판사      김기영  _________________________

별지 1. 이 사건 출원발명의 특허청구범위

가. 2003. 9. 23. 보정된 특허청구범위

제48항. Der p Ⅲ 단백질 알레르겐을 암호화하는 분리된 핵산으로서, 그 핵산이, 도면 제1A도 및 제1B도에 나타낸 뉴클레오티드 서열(서열번호 1) 또는 그의 코딩 부위를 포함하는 것을 특징으로 하는, Der p Ⅲ 단백질 알레르겐을 암호화하는 분리된 핵산(이하 ‘이 사건 제48항 발명’이라 한다).

제49항. (삭제)

제50항. 제48항의 핵산에 의해 암호화되는 것을 특징으로 하는 분리된 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐(이하 ‘이 사건 제50항 발명’이라 한다).

제51항. 제50항의 분리된 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 일부로서, 그 일부가 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 T-세포 에피토프 또는 B-세포 에피토프를 함유하는 것을 특징으로 하는 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 일부(이하 ‘이 사건 제51항 발명’이라 한다).

제52항. 도면 제2A도 및 제2B도에 나타낸 아미노산 서열(서열번호 2)을 포함하고, 모든 다른 집먼지 진드기 단백질이 없는 것을 특징으로 하는 분리된 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐.

제53항 내지 제54항. (삭제)

나. 2004. 4. 8. 보정된 특허청구범위

제48항. Der p Ⅲ 단백질 알레르겐을 암호화하는 분리된 핵산으로서, 그 핵산이, 도면 제1A도 및 제1B도에 나타낸 뉴클레오티드 서열(서열번호 1) 또는 그의 코딩 부위를 포함하는 것을 특징으로 하는, Der p Ⅲ 단백질 알레르겐을 암호화하는 분리된 핵산.

제49항. (삭제)

제50항. 제48항의 핵산에 의해 암호화되는 것을 특징으로 하는 분리된 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐.

제51항. (삭제)

제52항. 도면 제2A도 및 제2B도에 나타낸 아미노산 서열(서열번호 2)을 포함하고, 모든 다른 집먼지 진드기 단백질이 없는 것을 특징으로 하는 분리된 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐(이하 ‘이 사건 제52항 발명’이라 한다).

제53항 내지 제54항. (삭제)

제55항. (신설) 제52항의 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 일부로서, 그 일부가 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 T-세포 에피토프 또는 B-세포 에피토프를 함유하는 것을 특징으로 하는 Der p Ⅲ 단백질 알레르겐의 일부(이하 ‘이 사건 제55항 발명’이라 한다).

<서열번호 1>

<서열번호 2>

제2장. 화학생명공학관련 발명의 명세서 기재 요건

1. 용이 실시 기재요건

2. 의약용도발명에 있어서 약리효과의 기재

1. 용이 실시 기재요건(2005허6214)

■ 용이 실시 기재요건에 관한 법리

'발명의 상세한 설명'에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정되어 있는바, 이와 같은 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이고, 위 규정상 '그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도'라 함은 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻하는 것이다(대법원 97후2477 판결, 1999. 7. 23. 선고).

■ 이 사건 출원발명(제2000-23206호)의 경위

1. 출원번호 및 발명의 명칭

제2000-23206호, 현미압력밥솥의 뜸 조정방법

2. 발명의 요지

제1항. 압력밥솥의 가열과정①의 취사가 끝나고 단전②하여 고압, 고열로 뜸들이는 과정④에 있어서, 뜸들이는과정④의 초기에 일정시간 단전(OFF)②후에 다시 일정시간 재가열③한 후 2차단전(OFF)하는 것을 특징으로 한 현미압력밥솥의 뜸조정방법.

3. 상세한 설명에 기재된 ‘발명의 구성 및 작용’과 도면

1) 본 발명은 내부압력 및 온도가 하강하기 시작하며 전자제어회로의 시한장치가 작동하여, 수분간의 단전 및 보온 상태 후 다시 전원이 ON 되어 재가열이 수분간 실시되고 다시 전원이 단전(OFF) 된다. 그후 솥 내부의 뜸들이는 과정에 들어가고 내부압력이 시간경과에 따라 하강하여 일정시간 뜸들이는 시간이 지나면, 자동뜸조정장치가 작동하여 솥 내부증기가 배출되어 뜸들이는과정이 완료되여, 밥이 적정수분을 갖는 찰기있고 구수한 맛있는 현미밥이 되는 것이다.

2) 도면2(단전/재가열 과정이 나타난 시간에 따른 압력 변화도)

4. 거절결정의 이유

본원발명은 취반시 뜸공정 초기에 단전후 재가열하고 다시 단전하여 현미밥의 당도와 호화도를 최대로 하는 방법을 제공하고자 한다고 기재하고 있는 바, 당도와 호화도를 최대로 하기 위해서는 단전 및 재가열 시간의 구체적 한정이 필요하다고 보여지나, 발명의 상세한 설명과 특허청구범위 제1항은 "단전 상태를 수분간 유지", "수분간 재가열" 및  "일정시간 단전", "일정시간 재가열" 이라는 불명확한 표현을 사용하여 기재하고 있어 본원발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 발명의 구성이 기재되어 있지 않고, 청구항이 명확하게 기재되어 있지 않아서 특허법 제42조 제3항 및 제4항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못한다.

5. 심결문(2004원455)의 요지

이 사건 출원발명은 압력밥솥으로 현미밥을 지을 때 뜸을 들이는 방법에 관한 것으로, 취반이 끝난 후의 단전시간과 재 가열시간을 설정하여 밥의 당도와 호화도를 높이는 효과가 있는 것이고, 그 효과를 얻기 위한 발명의 특징적인 구성은 “고압․고열로 뜸 들이는 과정의 초기에 일정시간 1차 단전을 실시하고, 다시 일정시간 재 가열한 후 2차 단전을 하는 것임을 그 명세서의 기재에 의하여 알 수 있는데, 이 사건 출원발명의 명세서에는 “뜸 들이는 과정의 초기에 일정시간 단전하고 다시 일정시간 재 가열한 후 2차 단전한다.”라는 내용의 기재만 있을 뿐 뜸 들이는데 요구되는 “압력, 온도, 1차 단전 시간, 재 가열하는 시간”에 관하여는 구체적으로 기재된바가 없다.

따라서 이 사건 출원발명은 발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 구성에 있어서 뜸 들이는 과정의 제반 조건이 구체적으로 기재되어 있지 아니한 것이므로 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 상세한 설명을 기재한 것으로 인정되지 아니하여 특허법 제42조 제3항의 규정에 위배되는 것이다.

■ 쟁점사항

발명의 상세한 설명에 뜸 조정을 위한 구체적인 단전, 재가열 및 재단전의 적정 시간이 기재되어 있지 않은 경우 특허법 제42조 제3항의 규정에 위배되는지 여부

■ 원고(출원인) 주장의 요지

이 사건 출원발명에서 청구하는 것은 압력, 온도, 시간 등의 구체적인 수치를 포함하는 것이 아니라 뜸들이는 과정의 초기에 일정시간 1차 단전하고 재가열한 후 2차 단전을 하는 방법에 관한 것으로서, 구체적인 압력, 온도, 시간 등의 수치는 압력밥솥의 구조, 취사량 등 취사조건에 따라 다르며 각 제조회사마다 나름대로 이를 설정하여 실시하므로, 위 조건에 관한 구체적인 수치가 기재되어 있지 않아도 된다.

■ 피고(소송수행관) 주장의 요지

원고가 주장하는 바와 같이, 구체적인 압력, 온도, 시간 등의 수치는 취사조건에 따라 다르기 때문에, 발명의 상세한 설명에는 그 변수들의 표시가능한 상대적인 비율 또는 수치범위등의 기술적 범위를 명백히 특정함으로써 평균적 기술자가 과도한 시행착오나 반복실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 재현할 수 있는데, 뜸들이는 과정의 제반 조건이 구체적으로 기재되어 있지 아니하여 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 기술적 구성이 기재되어 있지 않으므로 특허법 제42조 제3항에 위배된다.

■ 특허법원 판결 요지

1. 일반적으로 전기압력밥솥에 의한 취사와 뜸 조정에 있어서 전체 과정에 영향을 미치는 변수로는 취사시간, 압력 및 온도 등이라고 할 수 있으나, ① 뜸 조정을 위한 구체적인 단전, 재가열 및 재단전의 적정 시간은 취사량, 압력밥솥의 구조와 특성, 제조회사나 소비자의 기호 등에 따라 달라질 수밖에 없는 점, ② 취사 및 뜸 조정에 관한 기술이 고도의 정밀성을 요하는 분야에 속한다고 할 수 없는 점을 감안하면, 그 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 총 취사시간과 뜸들이는 과정에서 차지하는 단전, 재가열 및 재단전 시간의 상대적인 비율과 ‘발명의 구성 및 작용’의 위 기재만으로도 과도한 시행착오나 반복실험 또는 특수한 지식을 부가함이 없이 이 사건 출원발명의 기술적 사상을 이해하고 재현할 수 있다고 인정된다.

2. 따라서 이 사건 출원발명의 상세한 설명이나 도면에 단전, 재가열 및 재단전의 시간 등 구체적인 조건을 기재한 실시례를 기재하지 않았다고 하여 이 사건 출원발명이 특허법 제42조 제3항에 규정된 명세서 기재요건을 갖추지 못하였다고 할 수 없으므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 부적법하다.

■ 검토의견

1. 발명의 실시에 있어서 구체적인 수치가 기재되어 있지 아니한 경우 심사관은 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재된 것이라 볼 수 없다고 거절결정하나, 기술수준이 낮은 분야에서는 구체적인 수치가 없어도 당업자가 그 발명을 이해하고 재현할 수 있으므로, 용이실시의 기재요건을 기술 수준에 따라 달리 적용할 필요가 있다.

2. 과도한 시행착오나 반복실험이란 몇 번 정도의 시행착오나 반복실험을 의미하는지 구체적인 사안에 따라 판단하여야 할 것이다.

특     허     법     원

제    1    부

판         결

사       건	2005허6214 거절결정(특)

원       고	오세택 (261002-1122314)

부산 금정구 장전동 389-8

피       고	특허청장

소송수행자 유호일

변 론 종 결	2006. 4. 21.

판 결 선 고	2006. 5. 19.

주       문

1. 특허심판원이 2005. 7. 7. 2004원455호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이       유

1. 심결의 경위

원고는 2000. 4. 26. ‘현미압력밥솥의 뜸 조정방법’이라는 명칭의 이 사건 출원발명을 특허출원하였는데, 이에 대하여 특허청은 2003. 5. 13. 거절결정을 하였고, 원고는  2004. 1. 30. 위 거절결정에 대하여 특허심판원에 심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구를 2004원455호로 심리한 다음, 2005. 7. 7. 이 사건 출원은 발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 구성에 있어서 뜸들이는 과정의 제반 조건이 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 상세한 설명에 구체적으로 기재되어 있지 아니하므로 특허법 제42조 제3항의 규정에 위배된다는 이유로 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

【증거】당사자 사이에 다툼이 없음.

2. 심결의 적법 여부

가. 원고의 주장

이 사건 출원발명에서 청구하는 것은 압력, 온도, 시간 등의 구체적인 수치를 포함하는 것이 아니라 뜸들이는 과정의 초기에 일정시간 1차 단전하고 재가열한 후에 2차 단전을 하는 방법에 관한 것으로서, 구체적인 압력, 온도, 시간 등의 수치는 압력밥솥의 구조, 취사량 등 취사조건에 따라 다르며 각 제조회사마다 나름대로 이를 설정하여 실시하는 것이므로, 위 조건에 관한 구체적인 수치가 기재되어 있지 않아도 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 발명의 상세한 설명과 도면을 보고 이 사건 출원발명을 용이하게 실시할 수 있고, 따라서 이 사건 출원발명이 명세서 기재불비에 해당한다고 할 수 없다.

나. 피고의 주장

이 사건 출원발명의 상세한 설명은 전기압력밥솥으로 현미밥을 지을 때 뜸들이는 과정의 제반 조건이 구체적으로 기재되어 있지 아니하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 기술적 구성이 기재되어 있지 아니하므로 특허법 제42조 제3항에 위배된다.

다. 판단

특허법 제42조 제3항에 의하면 특허출원서에 첨부하여 제출하여야 하는 명세서에 기재될 '발명의 상세한 설명'에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정되어 있는바, 이와 같은 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이고, 위 규정상 '그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도'라 함은 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻하는 것이라고 할 것이다.

대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결 참조.

이 사건 출원발명은 ‘압력밥솥의 가열과정의 취사가 끝나고 단전하여 고압, 고열로 뜸 들이는 과정에 있어서, 뜸 들이는 과정의 초기에 일정시간 단전 후에 다시 일정시간 재가열한 후 2차 단전하는 것을 특징으로 한 현미 압력밥솥의 뜸 조정방법’으로서, ‘발명의 상세한 설명’과 도면에 단전 및 재가열 과정에 대한 구체적인 시간, 압력, 온도 등의 수치가 기재되어 있지 않고, 단지 ‘발명의 상세한 설명’ 중 ‘발명의 구성 및 작용’ 항목에서 현미전기압력밥솥의 전원을 켜면 압력밥솥이 가열되어 일정 시간이 지나면 솥 내부의 압력이 상승하고 설정압력에 도달하면 정압추가 작동하여 흔들리면서 일부 증기를 내뿜어 솥 내부의 압력상승을 제지하고 설정압력을 유지하며 정압추가 수분간 흔들리고 난 다음에 온도센서가 작동하여 전원이 단전되고(1차 단전), 내부압력 및 온도가 하강하기 시작하면 전자제어회로의 시한장치가 작동하여 수분간 단전 및 보온 상태 후 다시 전원이 켜져 수분간 재가열된 다음 다시 전원이 단전되며(2차 단전), 그 후 솥 내부의 뜸들이는 과정에 들어가 내부압력이 시간경과에 따라 하강하여 일정 시간 뜸들이는 시간이 지나면 자동뜸조정장치가 작동하여 솥 내부의 증기가 배출되어 뜸들이는 과정이 완료된다는 내용이 기재되어 있고, 도면 도2에는 시간을 나타내는 가로축에 취반과정, 단열(단전), 재가열, 뜸들이는 과정(여기에 2차 단전 과정이 포함된다) 및 증기배출의 상대적 시간 비율을 알 수 있도록 각 단계를 표시하고 있다(갑제2호증).

일반적으로 전기압력밥솥에 의한 취사와 뜸 조정에 있어서 전체 과정에 영향을 미치는 변수로는 취사시간, 압력 및 온도 등이라고 할 수 있으나, 이 사건 출원발명은 1차 단전 후 재가열 및 재단전을 통한 뜸 조정이라고 하는 기술적 사상의 실시를 설명하기 위하여 시간의 경과를 주된 변수로 설정하고 있으므로, ‘발명의 구성 및 작용’의 위와 같은 기재 및 도면 도2에 나타난 각 단계의 상대적 시간 비율을 통하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있는지를 살펴보아야 할 것이다. 그런데 뜸 조정을 위한 구체적인 단전, 재가열 및 재단전의 적정 시간은 취사량, 압력밥솥의 구조와 특성, 제조회사나 소비자의 기호 등에 따라 달라질 수밖에 없는 점, 취사 및 뜸 조정에 관한 기술이 고도의 정밀성을 요하는 분야에 속한다고 할 수 없는 점을 감안하면, 그 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 총 취사시간과 뜸들이는 과정에서 차지하는 단전, 재가열 및 재단전 시간의 상대적인 비율과 ‘발명의 구성 및 작용’의 위 기재만으로도 과도한 시행착오나 반복실험 또는 특수한 지식을 부가함이 없이 이 사건 출원발명의 기술적 사상을 이해하고 재현할 수 있다고 인정된다.

따라서 이 사건 출원발명의 상세한 설명이나 도면에 단전, 재가열 및 재단전의 시간 등 구체적인 조건을 기재한 실시례를 기재하지 않았다고 하여 이 사건 출원발명이 특허법 제42조 제3항에 규정된 명세서 기재요건을 갖추지 못하였다고 할 수 없으므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 부적법하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 취소되어야 하므로 원고의 청구는 정당하다.

재판장      판사      황한식  _________________________

판사      한동수  _________________________

판사      곽민섭  _________________________

2. 의약용도발명에 있어서 약리효과의 기재(2005허4720)

■ 의약용도발명의 명세서 기재요건에 관한 법리

약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.”(대법원 2002후2846 판결, 2003. 10. 10. 선고)

■ 이 사건 출원발명(제2000-32752호)의 경위

1. 출원번호 및 발명의 명칭

제2000-32752호, 항균성 한방 조성물, 그 제조방법 및 그 조성물이 함입된 약포

2. 발명의 요지

제1항. 사상자 13∼17 중량부, 고삼 13∼17 중량부, 화초 6∼10 중량부, 황백 8∼12 중량부, 백선피 13∼17 중량부, 황금 8∼12 중량부, 백지 13∼17 중량부 및 백급 8∼12 중량부를 포함하는 항균성 한방 조성물.

제2항. 위 한방 조성물의 제조방법. (구체적인 제조방법 생략)

제3항. 위 한방 조성물이 함입된 약포.

3. 발명의 상세한 설명에 있어서 ‘약리효과’와 관련된 기재

구 분	기 재 내 용
실시예 1	제1항에 기재된 8가지 생약재에 메트로니다졸을 첨가한 항균성 한방 조성물 제조
실시예 2	실시예 1로부터 제조된 한방 조성물을 면포천에 균일하게 침적하여 약포를 제조.
실험예 1	실시예 2로부터 제조된 약포를 한국원사직물시험연구원에 의뢰하여, 캔디다균, 녹농균 등에 대한 항균도를 시험한 결과, 시험한 모든 균주에 대하여 균감소율이 99.9%에 이르는 것으로 확인.
실험예 2	실시예 2로부터 제조된 약포를 팬티 하단에 부착하여 1∼3일 동안 착용하기를 수회 반복한 결과, 본 발명의 한방조성물이 디충성 외음염과 매균성 음도염, 외음 영양불량 및 냉·대하에 현저한 효과가 있는 것은 물론, 가려움을 멎게하고 습진을 예방하는 효능이 매우 탁월한 것으로 확인.

4. 거절결정의 이유

본원의 상세한 설명에는 소염작용, 특히 캔디다균, 녹농균, 대장균 및 황색포도상구균에 대한 항균 작용, 외음염, 외음 습진, 가려움증 및 항문 습진 등에 대한 예방 및 치료 효과를 주장하고 있으나, 이를 입증할 구체적이며 객관적인 임상실험 데이타가 기재되어 있지 아니하여 특허법 제42조제3항의 요건을 충족시키지 못합니다.

5. 심결문(2003원4652)의 요지

이 사건 출원발명의 상세한 설명에 기재된 [실험예 1]에 의하면, 캔디다균, 녹농균 등의 균감소율이 99.9%에 이르는 것이 갑제1호증의 시험성적서에 의하여 인정되기는 하지만, 이러한 균들의 감소율만에 관한 자료만으로 ‘피부 가려움증 및 습진을 호전시키고 소염작용이 우수하며, 외음염, 외음 습진, 가려움증 및 항문 습진 등을 예방 또는 호전시키는 효과’를 입증하기는 부족하고 투여량, 투여방법 등을 구체화하여 임상시험 또는 동물시험 등에 의한 더욱 구체적인 약리효과 데이터가 기재되어 있어야 할 것임에도 불구하고 그렇지 아니한 것이므로, 이 사건 출원발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로  기재되어 있지 아니한 것이라 하겠다.

■ 쟁점사항

1. 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 기재된 균 감소율에 대한 실험결과가 항균성 한방 조성물의 의약용도를 뒷받침하는 약리효과에 대한 것인지 여부

2. 피고가 이 사건 심결에서 판단되지 아니한 새로운 거절이유를 주장하는지 여부

■ 원고(출원인) 주장의 요지

1. 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 항균성에 대한 약리효과가 명백하게 기재되어 있다.

2. 이 사건 제1항 발명의 “~포함하는”이라는 의미는 메트로니다졸을 비롯한 유기화합물이 추가로 포함될 수 있는 항균성 한방조성물을 청구하고 있는 것으로 해석되어야 하고, 그럴 경우 실시예 1은 이 사건 제1항 발명에 해당하는 실시예라고 할 수 있으며 따라서, 약리효과를 정량적으로 기재하고 있다.

3. 만일, 메트로니다졸이 포함된 실시예 1을 이 사건 제1항 발명의 실시형태로 인정할 수 없어서 약리효과가 기재되어 있다고 할 수 없다면, 이는 거절결정의 이유와 다른 거절이유에 해당하므로 이 사건 심결에는 절차상의 위법이 있는 것이다.

■ 피고(소송수행관) 주장의 요지

1. 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 기재된 실시예와 실험예들은 모두 항균제로 널리 알려진 메트로니다졸이 함유된 조성물에 대한 결과로서, 그 실험결과는 공지의 항균제인 메트로니다졸의 항균효과로 인한 것일 뿐이므로, 이 사건 출원발명의 항균성을 입증할 수 있는 실험결과는 전혀 기재되어 있지 않다.

2. 이 사건 제1항 발명은 항균성을 나타내는 한방 조성물의 필수 구성성분을 사상자 등 8종의 생약재로 한정하고 있으므로, “~를 포함하는”의 용어를 사용하였다고 하더라도 상세한 설명에 기재된 안정화제, 방부제, 향료 등과 같은 임의적 성분이 추가적으로 첨가될 수는 있어도 메트로니다졸과 같은 항균성을 나타내는 보조적 구성을 추가할 수 있는 것으로 해석할 수 없다.

3. 이 사건 제1항 발명의 구성성분과 실험예들의 구성성분이 달라서 약리효과를 인정할 수 없다는 주장은 특허법 제42조제3항의 규정에 위배된다는 거절이유와 그 취지가 동일하므로 새로운 거절이유에 해당하지 않는다.

■ 특허법원 판결 요지

1. 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 실험예 1이 항균성에 관한 정량적인 약리데이터의 기재라고 할 수 있는 정도의 것이므로, 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 약리효과를 입증할 수 있는 구체적이며 객관적인 임상실험 데이터가 기재되어 있지 아니하여 발명의 상세한 설명의 기재가 특허법 제42조 제3항의 요건을 충족하지 못한다는 이유로 원고의 청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

2. ① 이 사건 거절결정 및 심결에서의 주된 거절이유는 실험예 1이 그 대상 조성물이 무엇이든 간에 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터라고 할 수 없는 정도의 것이어서 이 사건 출원발명의 명세서에 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터 자체가 없다는 것이고, ② 피고가 이 사건 소송에 이르러 주장하는 것은 실험예 1이 일반적으로는 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터라고 할 수 있는 정도이지만 그 대상 조성물이 이 사건 출원발명의 한방 조성물이 아니어서 이 사건 출원발명의 명세서에 이 사건 출원발명의 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터가 없다는 것이라는 점에서 차이가 있다.

3. 위 ① 거절이유통지와 거절결정 및 이 사건 심결에서의 이 사건 출원발명에 대한 거절이유와 ② 이 사건 소송에서 피고 소송수행자가 주장하는 위 거절이유는, 모두 이 사건 출원발명은 그 명세서에 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터가 없어서 특허법 제42조 제3항에 위배된다는 점에서는 공통점이 있으나, ①과 ②의 거절이유에 대한 출원인의 의견제출 내용이나 보정 내용이 완전히 달라질 수 있다는 면에서 볼 때, ②는 거절결정의 이유인 ①과는 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것이라고 보아야 한다. 즉 출원인은, ①의 거절이유에 대하여는 실험예 1 정도의 기재이면 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터로 충분하다는 의견을 제출하면서 경우에 따라서는 그 약리데이터를 보충하는 자료를 제출하려 할 것이고, ②의 거절이유에 대하여는 메트로니다졸이 첨가된 한방 조성물도 이 사건 제1항 발명에 포함되는 것으로 특허청구범위를 해석하여야 한다는 의견을 제출하거나 또는 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위 자체에 메트로니다졸을 구성성분으로 추가하는 등의 방법으로 명세서를 보정하였을 것이다.

4. 결국 피고는 이 사건 출원발명의 특허등록이 거절되어야 하는 이유로 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것을 주장하고 있어서 이 법원은 이를 심리, 판단할 수 없다

■ 검토의견

1. 이 사건 출원발명은 ‘항균성’ 한방 조성물에 관한 것이므로, 청구범위에 기재된 한방 조성물이 발명의 상세한 설명에 향균 효과가 있음을 입증하면 충분하다 할 것이다.

2. 청구범위에 기재된 한방 조성물과 발명의 상세한 설명에 기재된 조성물이 동일한 지 여부를 심사·심판단계에서 면밀하게 살펴야 할 것이다.

3. 새로운 거절이유인지 여부는 동일한 법조항에 근거하여 판단하는 것이 아니라, 심사관의 세부적인 거절이유에 대한 출원인의 의견제출 내용이나 보정 내용이 완전히 달라질 수 있는 지를 검토하여 판단하여야 할 것이다.

특     허     법     원

제    4    부

판         결

사       건	2005허4720  거절결정(특)

원       고	김정웅 (400701-1057314)

서울 강서구 화곡2동 866-13

소송대리인 변리사 박창희

피       고	특허청장

소송수행자 윤경애, 김희진

변 론 종 결	2006. 3. 23.

판 결 선 고	2006. 4. 13.

주       문

1. 특허심판원이 2005. 4. 30. 2003원4652호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이       유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원발명

① 발명의 명칭 : 항균성 한방조성물, 그 제조방법 및 그 조성물이 함입된 약포

② 출원일/출원번호 : 2000. 6. 14./제2000-32752호

③ 특허청구범위(2002. 9. 17. 최종 보정된 것)

청구항 1. 사상자 13∼17 중량부, 고삼 13∼17 중량부, 화초 6∼10 중량부, 황백 8∼12 중량부, 백선피 13∼17 중량부, 황금 8∼12 중량부, 백지 13∼17 중량부 및 백급 8∼12 중량부를 포함하는 항균성 한방 조성물.

청구항 2.

(i) 사상자 13∼17 중량부, 고삼 13∼17 중량부, 화초 6∼10 중량부, 황백 8∼12 중량부, 백선피 13∼17 중량부, 황금 8∼12 중량부, 백지 13∼17 중량부 및 백급 8∼12 중량부를 짧게 절단한 후, 추출기에 넣고 7∼8배 중량의 정제수를 가하여 100℃에서 1∼2 시간 동안 2회 반복 추출하여 수득한 추출액을 각각 여과한 다음, 그 여액을 취합하여 류침고로 만드는 공정

(ii) 백급을 선별하여 짧게 절단한 후, 추출기에 넣고 7∼8배 중량의 정제수를 가하여 100℃에서 1∼2 시간 동안 2회 반복 추출하여 수득한 추출액을 각각 여과한 다음, 그 여액을 취합하여 류침고로 만드는 공정 및

(iii) 상기 제 (i)공정 및 제 (ii)공정으로부터 수득한 류침고를 혼합하는 공정을 포함하는 항균성 한방 조성물 제조방법.

청구항 3. 사상자 13∼17 중량부, 고삼 13∼17 중량부, 화초 6∼10 중량부, 황백 8∼12 중량부, 백선피 13∼17 중량부, 황금 8∼12 중량부, 백지 13∼17 중량부 및 백급 8∼12 중량부를 포함하는 항균성 한방 조성물이 함입된 약포.

④ 출원인 : 원고

나. 절차의 경위

⑴ 원고의 이 사건 출원발명에 대하여 특허청이 2002. 7. 29. 청구항 2의 (i) 단계에서 구성요소의 조성비가 기재되어 있지 아니하여 특허청구범위의 기재가 특허법 제42조 제4항의 요건을 충족하지 못한다는 이유로 거절이유를 통지하자, 원고는 2002. 9. 17. 특허청구범위를 보정하는 보정서와 의견서를 제출하였고, 다시 특허청은 2003. 4. 18. 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 약리효과를 입증할 수 있는 구체적이며 객관적인 임상실험 데이터가 기재되어 있지 아니하여 발명의 상세한 설명의 기재가 특허법 제42조 제3항의 요건을 충족하지 못한다는 이유로 거절이유를 통지하였는데, 이에 대하여 원고가 2003. 6. 10. 의견서 및 시험성적서를 제출하였으나, 특허청은 2003. 10. 29. 위 거절이유를 해소하지 못하였음을 이유로(거절결정서에는 “2002. 7. 29.자 거절이유를 해소하지 못하였으므로”라고 기재되어 있으나, [비고]의 내용에 비추어 보면 “2002. 7. 29.”은 “2003. 4. 18.”의 오기임이 명백하다) 이 사건 출원발명에 대한 특허거절결정을 하였다.

위 거절결정에 대하여 원고가 2003. 11. 28. 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하자, 특허심판원은 이를 2003원4652호로 심리하여, 2005. 4. 30. 아래의 (2)와 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

⑵ 이 사건 심결이유의 요지

이 사건 출원발명의 상세한 설명에 효과는 “피부 가려움증 및 습진을 호전시키고 소염작용이 우수하며, 외음염, 외음 습진, 가려움증 및 항문 습진 등을 예방 또는 호전시키는 것”이라고 기재되어 있으나, 상세한 설명에는 이러한 효과를 입증할 구체적인 약리효과 데이터가 기재되어 있지 아니하므로, 이 사건 출원발명의 상세한 설명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니하다.

청구인은 발명의 상세한 설명 중 실험예 1에 구체적이며 객관적인 약리효과 데이터가 명백하게 기재되어 있다고 주장하나, 위 실험예 1에 캔디다균, 녹농균 등의 균감소율이 99.9%에 이르는 것으로 기재되어 있고 이러한 것이 시험성적서(이 사건 소송에서의 갑 제8호증)에 의하여 인정되기는 하지만, 이러한 균들의 감소율에 관한 자료만으로 ‘피부 가려움증 및 습진을 호전시키고 소염작용이 우수하며, 외음염, 외음 습진, 가려움증 및 항문 습진 등을 예방 또는 호전시키는 효과’를 입증하기에는 부족하고, 투여량, 투여방법 등을 구체화하여 임상시험 또는 동물시험 등에 의한 더욱 구체적인 약리효과 데이터가 기재되어 있어야 할 것임에도 불구하고 그렇지 아니하므로, 청구인의 주장은 이유없다.

따라서, 이 사건 출원발명은 명세서 중 발명의 상세한 설명에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘당업자’라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않아서 특허법 제42조 제3항의 규정에 위배되므로, 위 거절결정은 정당하다.

【증  거】다툼 없는 사실, 갑 제1호증 내지 갑 제6호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고가 주장하는 심결취소사유의 요지

⑴ 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 기재된 실험예 1에는 시험기관, 시험균주 및 균 감소율이 99.9%라는 실험결과가 기재되어 있으며, 실험예 2에는 피부에 부착한다는 투여방법, 약포 단위면적당 4.5mg의 투여량이 구체적으로 기재되어 있으므로, 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 그 약리효과가 명백하게 기재되어 있다.

⑵ 이 사건 출원발명의 특허청구범위는 “～를 포함하는” 이라는 형태, 즉 개방형 청구범위의 형태로 기재되어 있고, 발명의 상세한 설명에는 메트로니다졸을 비롯한 유기화합물이 추가로 포함될 수 있다는 사실이 기재되어 있으므로, 이 사건 출원발명의 항균성 한방 조성물은 특허청구범위에 기재된 8종의 생약재 외에 다른 유기화합물도 포함할 수 있는 항균성 한방 조성물을 청구하고 있는 것으로 해석되어야 하고, 그럴 경우 실시예 1은 이 사건 출원발명의 특허청구범위 청구항 1.(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다) 중 하나의 실시예라고 할 수 있으며, 발명의 상세한 설명에 당해 발명 중 최소한 하나의 실시예의 약리효과만을 정량적으로 기재하고 있다면 당업자는 그 발명을 용이하게 실시할 수 있다.

⑶ 만일 메트로니다졸이 포함되어 있는 실시예 1을 이 사건 제1항 발명의 실시형태로 인정할 수 없어서 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 이 사건 제1항 발명의 약리효과가 기재되어 있다고 할 수 없다면, 이는 거절결정의 이유와 다른 거절이유에 해당하는데, 출원인에게 위 다른 거절이유에 대하여 의견제출의 기회를 전혀 부여하지 아니하였으므로 이 사건 심결에는 절차상의 위법이 있다.

나. 피고 주장의 요지

⑴ 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 기재된 실시예와 실험예들은 모두 항균제로 널리 알려진 메트로니다졸이 함유된 항균성 한방 조성물에 대한 실시예와 실험결과로서 그 실험결과는 공지의 항균제인 메트로니다졸의 항균효과로 인한 것일 뿐이고, 시험성적서(갑 제8호증)는 그 유효성분이 무엇인지 전혀 알 수 없을 뿐만 아니라 실시예 2와 같이 제조된 약포로 인정된다고 하더라도 그 시험결과 또한 메트로니다졸의 항균효과로 인한 것이므로, 이 사건 출원발명의 항균성을 입증할 수 있는 실험결과는 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 전혀 기재되어 있지 아니하다.

⑵ 이 사건 제1항 발명은 특허청구범위에 기재된 대로 항균성을 나타내는 한방 조성물의 필수 구성성분을 사상자 등 8종의 생약재로 한정하여야 하고, “～를 포함하는”의 용어를 사용하였다고 하더라도 상세한 설명에 기재된 안정화제, 방부제, 향료 등과 같은 임의적 성분이 추가적으로 첨가될 수는 있어도 메트로니다졸과 같은 항균성을 나타내는 보조적 구성을 추가할 수 있는 것으로 해석할 수 없다.

⑶ 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는, 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우라 함은 실질적으로 다른 거절이유를 발견한 경우에 한정되는데, 이 사건 제1항 발명의 구성성분과 실험예들의 구성성분이 서로 달라서 약리효과를 인정할 수 없다는 피고의 주장은 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 이 사건 제1항 발명의 약리효과 데이터가 기재되어 있지 아니하여 특허법 제42조 제3항의 규정에 위배된다는 거절이유와 그 취지가 동일하므로, 피고의 위 주장은 새로운 거절이유에 해당하지 아니한다.

⑷ 따라서, 이 사건 출원발명은 특허법 제42조 제3항의 규정에 위배되므로 거절결정은 정당하다.

3. 판단

가. 피고가 이 사건 심결에서 판단되지 아니한 새로운 거절이유를 주장할 수 있는지 여부

⑴ 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절이유에 해당하는 경우에는 거절결정을 하여야 한다고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고, 같은 법 제170조 제2항은 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조의 규정을 준용한다고 각 규정하고 있고, 이들 규정은 이른바 강행규정이므로, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절결정의 이유와 부합하여야 하고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 한다(대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 참조).

위와 같이 의견서 제출의 기회를 주는 취지는, 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 고도의 기술적 사상의 창작을 말하므로 특허 받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절결정하는 것은 출원인에게 지나치게 가혹하다는데 있다(대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결).

⑵ 그리고 당사자는 심결이 판단하지 아니한 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송절차에서 새로이 주장․입증할 수 있고, 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리․판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있음이 원칙이다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결).

⑶ 위의 ⑴의 입장과 ⑵의 입장을 종합하면, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장․입증할 수 있고, 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있지만, 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것은 위 심결취소소송에서 심리․판단될 수 없다(대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결 참조).

나. 피고가 이 사건 심결에서 판단되지 아니한 새로운 거절이유를 주장하는지 여부

우선 거절결정 및 이 사건 심결에서 들고 있는 이 사건 출원발명에 대한 거절이유가 무엇인지를 살펴보기로 한다.

갑 제2호증 내지 갑 제6호증, 갑 제8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 모아보면, 특허청 심사관은 2003. 4. 18. ‘이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 소염작용, 특히 캔디다균, 녹농균, 대장균 및 황색포도상구균에 대한 항균작용, 외음염, 외음 습진, 가려움증 및 항문 습진 등에 대한 예방 및 치료 효과를 입증할 구체적이며 객관적인 임상실험 데이터가 기재되어 있지 않아 특허법 제42조 제3항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하고 있다’는 취지의 거절이유통지를 하였고, 이에 대하여 원고가 발명의 상세한 설명에 약리효과의 기재가 있다는 취지의 의견서 및 실험결과인 시험성적서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2003. 10. 29. 거절이유를 해소하지 못하였다며 위 거절이유통지와 같은 이유로 거절결정을 한 사실, 원고가 위 거절결정에 대하여 거절결정불복심판을 청구하자 특허심판원은 이 사건 심결에서, 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 구체적인 약리효과 데이터가 기재되어 있지 않고, 실험예 1과 시험성적서에 의한 균감소율에 관한 자료만으로는 이 사건 출원발명의 효과인 가려움증 및 습진을 호전시키고 소염작용이 우수하며, 외음염, 외음 습진, 가려움증 및 항문 습진 등을 예방 또는 호전시키는 효과를 입증하기에 부족하다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각한 사실을 각 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 거절이유통지와 거절결정 및 이 사건 심결에서의 주된 거절이유는, 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 이 사건 출원발명의 약리효과를 입증할 구체적이며 객관적인 임상실험 데이터가 기재되어 있지 아니하여 이 사건 출원발명은 특허법 제42조 제3항에 위배된다는 것이다.

그러나 피고는 이 사건 소송에 이르러, 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 실험예 1의 대상 조성물이 만일 메트로니다졸이 첨가되지 아니한 이 사건 제1항 발명의 한방 조성물이었다면 실험예 1은 의약의 용도발명에서 명세서 중 발명의 상세한 설명에 기재되도록 요구되는 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터로서 적합한 형태라고 할 수 있는데, 실험예 1의 대상 조성물이 이 사건 제1항 발명이라고 할 수 없는 메트로니다졸이 첨가된 한방 조성물에 대한 실험 결과이어서, 결국 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 이 사건 제1항 발명의 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터가 없는 셈이 되므로 이 사건 출원발명은 특허법 제42조 제3항에 위배되어, 결과적으로 이 사건 출원발명에 대한 거절결정이 정당하다고 한 이 사건 심결은 적법하다고 주장한다.

그러므로 피고가 이 사건 소송에서 새로이 주장하는 위 거절이유가 이 사건 출원발명에 대한 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것인지에 관하여 살펴보기로 한다.

위 ① 거절이유통지와 거절결정 및 이 사건 심결에서의 이 사건 출원발명에 대한 거절이유와 ② 이 사건 소송에서 피고 소송수행자가 주장하는 위 거절이유는, 모두 이 사건 출원발명은 그 명세서에 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터가 없어서 특허법 제42조 제3항에 위배된다는 점에서는 차이가 없으나, 세부적인 내용으로 들어가 보면, ①은 실험예 1이 그 대상 조성물이 무엇이든 간에 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터라고 할 수 없는 정도의 것이어서 이 사건 출원발명의 명세서에 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터 자체가 없다는 것이고, ②는 실험예 1이 일반적으로는 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터라고 할 수 있는 정도이지만 그 대상 조성물이 이 사건 출원발명의 한방 조성물이 아니어서 이 사건 출원발명의 명세서에 이 사건 출원발명의 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터가 없다는 것이라는 점에서 차이가 있다.

그런데 앞에서 본 바와 같이 거절이유를 통지하는 이유가 출원인에게 의견제출의 기회와 보정의 기회(구 특허법 제47조, 제170조 제1항)를 주어 거절이유를 해소할 수 있도록 하는데 있다는 점에 비추어 보면, ①과 ②의 위와 같은 공통점에도 불구하고 ①과 ②의 거절이유에 대한 출원인의 의견제출 내용이나 보정 내용이 완전히 달라질 수 있다는 면에서 볼 때, ②는 거절결정의 이유인 ①과는 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것이라고 보아야 한다. 즉 출원인은, ①의 거절이유에 대하여는 실험예 1 정도의 기재이면 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터로 충분하다는 의견을 제출하면서 경우에 따라서는 그 약리데이터를 보충하는 자료를 제출하려 할 것이고(실제로 원고는 2003. 4. 18.자 거절이유 통지에 대하여 2003. 6. 10. 위와 같은 취지로 의견서와 별도의 시험성적서를 제출하였다), ②의 거절이유에 대하여는 메트로니다졸이 첨가된 한방 조성물도 이 사건 제1항 발명에 포함되는 것으로 특허청구범위를 해석하여야 한다는 의견을 제출하거나 또는 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위 자체에 메트로니다졸을 구성성분으로 추가하는 등의 방법으로 명세서를 보정하였을 것이다.

결국 피고는 이 사건 출원발명의 특허등록이 거절되어야 하는 이유로 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것을 주장하고 있어서 이 법원은 이를 심리, 판단할 수 없다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부

한편 앞에서 본 바와 같이 피고는 실험예 1이 일반적으로 의약의 용도발명에서 명세서 중 발명의 상세한 설명에 기재되도록 요구되는 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터로서 적합한 형태임을 스스로 인정하고 있으므로, 이 사건 심결이 들고 있는 앞에서 본 바와 같은 이 사건 출원발명에 대한 거절이유는 정당하지 아니하고, 따라서 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      최성준  _________________________

판사      조영선  _________________________

판사      김제완  _________________________

제3장. 화학생명공학관련

발명의 진보성 판단

1. 의약용도발명의 진보성

2. 수치한정발명의 진보성

3. 파라미터발명의 진보성

4. 발명의 효과에 대한 판단

1. 의약용도발명의 진보성(2004허8480)

■ 의약용도발명의 진보성 판단 법리

의약의 용도발명은 ① 약효를 가진 유효성분(특정 화합물이나 조성물)과 ② 그 성분이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로 의약용도의 진보성을 살필 때에는 구성인 유효성분과 의약 용도의 동일성과 차이점을 도출하여 구성의 곤란성을 살피고, 그로 인한 효과의 현저성을 살펴 판단한다.

■ 이 사건 출원발명의 경위

1. 출원번호 및 발명의 명칭

제1996-701789호, 특히 신경 변성 질환의 치료를 위한 약학조성물 및 이를 사용하는 방법

2. 이 사건 출원발명과 비교대상발명의 요지

구성	이 사건 제1항 발명	비교대상발명 1	비교대상발명 2	비고
1	생체 내에서(in vivo) 세포 사멸을 저해함으로써 신경 변성 질환을 치료 또는 예방하기 위한,	생체 외에서 신경세포를 증식시킨 다음 다시 주입시켜 신경변성질환 치료		원고는 생체내와 생체외라는 차이점 강조
2	p53 단백질의 활성을 적어도 부분적으로 억제하는 화합물을 포함하는 제약학적 조성물	암억제 유전자의 일종으로 p53단백질이 예시되어 있고, 암억제 유전자의 안티센스 핵산으로 암억제 유전자의 발현을 억제하는 기술 기재	단백질 발현을 억제하기 위해 안티센스 핵산을 발현시키기 위한 재조합 바이러스	비교발명 1에는 p53안티센스핵산에 의한 세포증식효과 는 미확인

3. 거절결정의 이유

(1) 본원 발명의 목적은 "p53의 세포내 발현을 억제하여 신경세포의 변성(degeneration)을 저해함으로써 신경세포의 변성에 의하여 발생하는 질병을 치료하는데 목적이 있다고 주장하나, 인용발명 1의 대비되는 목적은, cell degeneration을 포함하는 다양한 질환의 환자를 치료하는 데 유용한 것으로 기재되어 있으며, 유용 가능한 세포에 신경세포 (제3쪽 line 13)가 포함되어 있으므로 본원 발명과 인용발명 1은 모두 산업상 이용분야가 동일하고 그 목적 또한 동일 유사합니다.

(2) 본원 제1항 발명의 구성요소는 "p53 단백질의 활성을 적어도 부분적으로 억제하는 화합물"이며, 인용발명 1의 대비되는 구성요소는 "p53 안티센스"입니다. 인용발명 1의 제8쪽 line 26-31을 살펴보면, p53 안티센스를 이용한 실험에서 BrdU incorporation이나 cell number에서는 그 차이가 없었지만 MTT assay에서는 Rb 안티센스를 이용한 실험과 유사한 결과가 도출되었습니다.   MTT assay는 인용발명 1의 제7쪽 line 5-22에서 기술된 바와 같이, formazan의 생성을 spectrophotometrically 측정함으로써 mitosis의 증가 여부를 보여주는 assay 방법으로서, p53 안티센스 MTT assay의 결과는 p53 안티센스가 p53의 세포내 발현 및 p53 활성을 억제할 수 있음을 나타내는 것입니다. 따라서 본원 발명과 인용발명 1은 그 구성과 효과 또한 유사하다 할 수 있으며, p53 안티센스가 "p53단백질의 활성을 억제할 수 있는 화합물"로서 사용될 수 있음은 당업자가 인용발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 것으로 인정됩니다.

(3) 인용발명 2 (abstract, 제6쪽 및 청구범위 등)에서는, 단백질의 발현을 억제시키는데 안티센스 핵산이 이용될 수 있으며 이러한 안티센스 핵산을 발현시키는데 사용되는 재조합 바이러스가 개시되어 있습니다. 2002. 7.29자 제출된 의견서 제8쪽에서는, "본원발명에서는 안티센스 핵산을 바이러스 벡터에 의해 세포내로 도입시켜 발현하는 방법에 대하여 기술하고 있다"라고 주장하고 있으나, 본원 발명은 방법에 관한 발명이 아닌, p53 단백질 활성 억제 조성물 (제1항 내지 제8항) 및 p53 안티센스 핵산을 발현시키는 데 사용되는 재조합 바이러스 (제9항 내지 제15항)에 관한 발명입니다.

(4) 따라서, 본원 발명은 출원 전 당업자가 상기 인용발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정되는 바, 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

4. 심결문(2003원1517)의 요지

의약발명의 구성요건은 유효 활성성분과 의약으로서의 용도라 할 것이므로 이하에서는 유효 활성성분과 의약으로서의 용도를 채택 결합하는 것, 즉 유효 활성성분으로부터 약리효과 내지 의약용도를 유추하는 것이 공지기술로부터 용이한 것인지 여부를 살피기로 한다.

(1) 제1항발명과 비교대상발명의 유효 활성성분 대비

비교대상발명에는 암억제 유전자에 의하여 발현되는 두가지 특수한 유전자 생성물로서 Rb(retinoblastoma gene 생성물)와 p53이 있으며, 시험관내에서 암억제 유전자에 대한 안티센스 올리고뉴클레오타이드로 세포군을 처리하여 특이적으로, 가역적으로 유전자 생성물의 발현을 저해하여 그 결과 세포군의 비악성적인 증식이 증가하였음을 기재하고 있으므로, 양발명의 유효성분은 p53에 대한 안티센스 핵산으로서 동일범주라 할 수 있겠다.

(2) 제1항발명과 비교대상발명의 의약 용도 대비

제1항발명의 치료 용도는 신경 변성 질환에 관한 것이고, 비교대상발명 1의 명세서에는 특정 세포의 변성으로 야기되는 질환의 종류로 파킨슨씨 병, 헌팅톤씨 병, 알쯔하이머 등의 신경계통 질환을 언급하고 있으며(제1면 제13행 내지 제17행), "예를 들면, 이 발명은 신경아세포를 포함한 여러가지 세포군의 비악성적 증식을 증시키는데 유용하다.(제3면 제8행 내지 제13행)"로 기재하고 있고 결론으로 "더구나, 어떤 세포에서는 하나이상의 암억제 유전자를 동시에 억제하는 것이 더 좋은 성장을 얻을 수 있다고 생각된다. 예로서, 증식을 증가시키기 위하여 두개의 암억제 유전자에 대한 안티센스를 결합하는 것이다.(제9면 제10행 내지 제16행)"로 기재하고 있는바, 상기 기재로부터 적용 가능한 세포와 질환으로서 신경아세포와 신경계통 질환을 언급하고 있고 결론으로 증식을 증가시키기 위하여 두개의 암억제 유전자에 대한 안티센스를 결합하는 것이 좋다고 기재하고 있음을 알 수 있다.

(3) 따라서 당업자라면 대표적인 암억제 유전자로서 p53과 Rb(retinoblas- toma) gene이 있고 상기 유전자가 세포성장을 억제하는 단백질을 발현한다는 사실을 알 수 있으므로, 비교대상발명 1의 'Rb 유전자와 같은 암억제 유전자에 대한 안티센스 올리고뉴클레오타이드로 세포군을 처리하여 특이적으로, 가역적으로 유전자 생성물의 발현을 저해한다는 발견에 기초하고 있다. 그 결과 세포군의 비악성적인 증식이 증가하였다' 는 내용과 이를 신경아세포와 신경계통 질환에 적용가능하다는 기재, 증식을 증가시키기 위하여 두개의 암억제 유전자에 대한 안티센스를 결합하는 것이 좋다는 기재로부터 당업자가 제1항발명의 유효성분인 p53의 안티센스 뉴클레오티드를 신경계통 질환의 치료용도로 사용하는 것을 용이하게 생각할 수 있는 것이므로, 제1항발명은 당업자가 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 진보성이 없는 것이다.

■ 쟁점사항

1. 이 사건 제1항 발명의 활성성분인 p53 안티센스 핵산이 공지된 것인지 여부

2. p53 안티센스 핵산을 의약용도로 용이하게 발명할 수 있는지 여부

3. 신경변성질환이 세포변성에 의해 유발된다는 사실이 공지되었는지 여부

■ 원고(출원인) 주장의 요지

1. 비교대상발명 1의 실시예에서 Rb 안티센스 핵산에 의한 세포증식 효과는 명확히 확인된 반면, p53 안티센스 핵산에 의한 세포 증식여부는 확인되지 않고 있으므로 비교대상발명 1에는 p53안티센스 핵산에 의한 세포사멸억제에 관한 내용이 기재되어 있는 것이 아니다.

2. Rb단백질은 G1에서 S상으로의 세포주기의 진행을 막는데 비해, p53단백질은 세포자가사멸과 관련한 일련의 과정에 관여하므로 그 구체적인 생체 내에서의 기능과 역할이 상이한 바, 비교대상발명의 Rb안티센스 핵산 관련 기술로부터 이 사건 출원발명의 p53 안티센스 핵산 관련 기술을 자명하게 도출해 낼 수 없다.

3. 생체내 실험을 전제로 하는 이 사건 출원발명이 시험관내 실험을 전제로 하는 비교대상발명 1보다 더 실질적인 치료효과 획득에 가깝게 접근하고 있다고 볼 여지가 있다.

■ 피고(소송수행관) 주장의 요지

1. 비교대상발명 1에는 Rb단백질의 활성을 억제하는 기술내용만 기재되어 있는 것이 아니라, p53 단백질의 안티센스 뉴클레오티드를 합성한 다음 그것을 섬유아세포에 처리하여 세포증식을 확인하는 실험이 기재되어 있고, 상기 실험을 통한 미토콘드리아의 활성 증가 결과가 기재되어 있으며, 미토콘드리아 활성이 증가되었다는 것은 세포사멸이 억제되었다는 것을 의미하므로, p53 안티센스 핵산을 이용한 세포사멸 억제기술은 비교대상발명 1에 공지되어 있는 것이다.

2. p53 단백질은 Rb 단백질과 마찬가지로 세포의 분열이나 세포의 성장을 억제하는 조절인자로서, p53이 세포주기를 G1에서 정지시키는 기능을 하는 것과 마찬가지로 Rb 역시 세포주기를 G1에서 S로의 진행을 막는 기능을 하고 있으므로, 두 단백질은 그 세부 작용기작은 다르지만 모두 S단계로의 진입 즉, DNA 복제를 막음으로써 세포분열을 억제하는 기능을 수행한다(을제10호증 내지 제13호증 참조).

3. 이 사건 출원발명과 비교대상발명 1은 모두 p53 안티센스 핵산이 신경세포에 미치는 영향을 시험관내에서(in vitro) 확인하였음을 알 수 있으므로 생체내 실험을 전제로 한 원고의 주장은 사실과 다르다.

■ 특허법원 판결 요지

1. 이 사건 제1항 발명의 활성 성분인 p53 안티센스 핵산이 공지된 것이지 여부

비교대상발명 1에 --- 의하면, ① 암억제 유전자로서 Rb, p53, DCC 등이 존재한다는 사실과 ② 특정의 유전자에 대하여 상보적인 배열을 가진 핵산으로서 유전자의 번역을 저해하여 유전자의 발현을 억제하는 안티센스(antisense) 기술 및 ③ 이 사건 제1항 발명의 활성 성분인 p53 안티센스 핵산이 암억제 유전자인 p53 유전자의 발현을 억제한다는 사실은 이 사건 출원발명의 우선권주장일 전에 이미 공지되었다고 할 것이다.

2. p53 안티센스 핵산을 의약 용도로 용이하게 발명할 수 있는지 여부

(가) p53 유전자와 세포의 사멸과의 관련성이 공지되었는지 여부

을 제10, 11, 12호증의 각 기재에 의하면, --- 암 억제 유전자인 p53 유전자 생성물이 세포주기의 특정 단계를 차단하여 세포의 사멸을 유도하는 작용을 한다는 사실은 이 사건 출원발명의 우선권주장일 전에 이미 공지되었다고 할 것이다.

(나) p53 안티센스 핵산이 세포의 사멸을 억제한다는 것을 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있는지 여부

앞서 본 바와 같이 p53 안티센스 핵산이 암억제 유전자인 p53의 발현을 억제한다는 사실과 p53 유전자 생성물이 세포주기의 특정 단계를 차단하여 세포의 사멸을 유도하는 작용을 한다는 사실은 이 사건 출원발명의 우선권주장일 전에 이미 공지되었다는 점에 비추어 볼 때, p53 안티센스 핵산이 p53 유전자의 발현을 억제하여 결과적으로 세포의 사멸을 억제한다는 사실은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 생각해낼 수 있는 사항이다.
이에 대하여 원고는 --- p53 단백질과 Rb 유전자는 그 기능이 서로 다르다는 등의 이유로 비교대상발명 1로부터는 p53 안티센스 핵산이 결과적으로 세포의 사멸을 억제한다는 사실을 용이하게 생각해낼 수 없다는 취지로 주장하나, 갑 제2호증, 을 제13호증의 1, 2, 3, 을 제14호증의 각 기재에 의하면, --- 비교대상발명 1에서 세포의 사멸을 억제하기 위하여 p53 안티센스 핵산을 사용하는 것이 배제되어 있다고 할 수 없을 뿐만 아니라, --- p53 안티센스 핵산이 p53 유전자의 발현을 억제하여 결과적으로 세포의 사멸을 억제한다는 사실은, 앞에서 본 바와 같이 비교대상발명 1로부터라기 보다는 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 전에 반포된 간행물인 을 제10, 11, 12호증의 각 기재로부터 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 생각해낼 수 있는 사항이라고 인정되는 이상, 단지 특정한 세포주에 대하여 실시한 일부 실험에서 p53 안티센스 핵산의 효과가 확인되고 다른 실험에서는 효과가 확인되지 않았다는 비교대상발명 1의 기재내용이, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 p53 안티센스 핵산이 결과적으로 세포의 사멸을 억제한다는 사실을 용이하게 생각해내는데 장애가 된다고 할 수는 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

(다) 신경 변성 질환이 세포의 변성에 의하여 유발된다는 사실이 공지되었는지 여부

갑 제2, 8호증의 각 기재에 의하면, 신경조직의 변성 원인은 질병, 외상, 노쇠 등 다양하며, 이에 따라 여러 가지 형태의 변성이 일어나고, 신경세포의 괴사는 세포체와 돌기에 따라 다르게 진행되는 사실, 비교대상발명 1에는 “많은 질병들이 특정한 세포의 변성과 관련되어 있다. 이러한 질병은 뒤시엔느 근육퇴행 위축증, 당뇨병, 파킨슨병, 헌팅턴병, 알츠하이머병, 올리브 뇌교 소뇌 위축증 및 다른 많은 질병들을 포함한다”고 기재되어 있는 사실을 각 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 신경 변성의 원인과 형태는 매우 다양한데, 신경세포의 사멸도 그러한 신경 변성 중의 하나에 해당되고, 신경 변성 질환을 포함한 여러 질병들은 특정한 세포의 변성에 의하여 유발된다는 사실은 이 사건 출원발명의 우선권주장일 전에 이미 공지되었다고 할 것이다.

따라서 이 사건 제1항 발명의 신경 변성 질환이 세포의 사멸을 포함하는 신경세포의 변성에 의하여 유발된다는 것은 이 사건 출원발명의 우선권주장일 전에 이미 널리 알려진 사항이다.

■ 검토의견

1. 이 사건 제1항 발명은 활성 성분인 p53 안티센스 핵산을 사용하여 신경변성질환에 적용한 의약조성물에 관한 것이고, 비교대상발명 1은 p53을 비롯한 Rb, DCC 단백질의 안티센스 핵산에 의한 신경변성질환의 치료방법에 관한 것인데, 원고는 비교대상발명의 실시예에는 Rb 안티센스 핵산에 의한 신경변성질환 치료효과가 중점적으로 기재되어 있고, p53 안티센스 핵산에 의한 세포증식 효과가 확인되지 않았다는 점을 근거로 하여 Rb와 p53의 기능상의 차이점을 부각시키고자 하였으나, p53 유전자 생성물이 세포의 사멸을 유도하는 작용을 한다는 점이 출원전에 이미 공지되어 있었음을 뒷받침할 수 있는 을 제10, 11, 12호증을 제출함으로써 결과적으로 비교대상발명 1에 기재된 기술 즉, p53 안티센스 핵산을 이용하여 세포의 사멸을 억제함으로써 세포사멸과 연관된 신경변성질환을 치료하는 기술로부터 이 사건 출원발명을 용이하게 발명할 수 있음을 입증하여 승소를 이끌어낸 사건이다.

2. 진보성 관련 소송에 있어서, 이 사건 출원발명이 비교대상발명과 다른 구성을 포함하고 있을 때, 그 구성은 당업계에서 이미 널리 알려진 기술 즉, 주지기술에 불과함을 입증하는 것이 가장 확실한 승소방법이고, 기타 사실 인정 단계에서 작동원리나 작용기전이 동일하다는 등의 관련기술 자료를 제출함으로써 기술상의 동일․유사점을 입증하는 것이 유리한데, 이러한 주지기술을 입증하는 자료나 종래 기술수준을 밝히는 증거자료는 새로운 거절이유에 해당하지 않아 널리 받아들여지고 있으므로 이와 관련한 소송수행자의 적극적인 대응이 요구된다.

특     허     법     원

제    4    부

판         결

사       건	2004허8480  거절결정(특)

원       고	아방티 파르마 소시에테 아노님(Aventis Pharma S. A.)

프랑스 앙또니시 아부뉴 레이몽 아롱 20 (우편번호 92160)

(20, Avenue Raymond Aron 92160 ANTONY FRANCE)

대표자 필리쁘 부베(Philippe BOUVET)

소송대리인 변리사 차윤근

소송복대리인 변리사 배석환

피       고	특허청장

소송수행자 백영란, 윤경애

변 론 종 결	2005. 9. 15.

판 결 선 고	2005. 10. 27.

주       문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2004. 11. 25. 2003원1517호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이       유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원발명

명칭 : 특히 신경 변성 질환의 치료를 위한 약학조성물 및 이를 사용하는 방법

출원일/우선권주장일/출원번호 : 1996. 4. 4./1993. 10. 4./제1996-701789호

특허청구범위(최종적으로 보정된 것임)

청구항 1. 생체 내에서(in vivo) 세포 사멸을 저해함으로써 신경 변성 질환을 치료 또는 예방하기 위한, p53 단백질의 활성을 적어도 부분적으로 억제하는 화합물을 포함하는 제약학적 조성물(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다).

청구항 2. 제1항에 있어서, 화합물이 전사, 번역 또는 후-번역 단계에서 p53 단백질의 합성에 작용하거나 DNA에 대한 p53의 결합에 작용하는 제약학적 조성물.

청구항 3. 제2항에 있어서, 화합물이 p53을 DNA에 결합시키기 위한 자리를 포함하는 이본쇄 핵산인 제약학적 조성물.

청구항 4. 제2항에 있어서, 화합물이 자체의 활성을 길항시킬 수 있는 p53 단백질의 돌연변이된 형태를 암호화하는 핵산인 제약학적 조성물.

청구항 5. 제2항에 있어서, 화합물이 전사 또는 번역 단계에서 p53 단백질의 발현 수준을 감소시킬 수 있는 안티센스 핵산인 제약학적 조성물.

청구항 6. 제5항에 있어서, 안티센스 핵산이 p53 세포성 mRNA의 번역을 억제시킬 수 있는 안티센스 리보핵산을 암호화하는 DNA인 제약학적 조성물.

청구항 7. 제3항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 핵산이 벡터의 일부를 형성하는 제약학적 조성물.

청구항 8. 제7항에 있어서, 핵산이 바이러스 벡터의 일부를 형성하는 제약학적 조성물.

청구항 9. 제1항에 있어서, p53을 DNA에 결합시키기 위한 자리를 포함하는 핵산, 또는 전사 또는 번역 단계에서 p53 단백질의 발현 수준을 감소시킬 수 있는 안티센스 핵산을 자체의 게놈에 삽입된 채로 포함하는 재조합 바이러스를 포함하는 제약학적 조성물.

청구항 10. 제9항에 있어서, 바이러스가 아데노바이러스, 레트로바이러스, 아데노-연합 바이러스, 또는 헤르페스바이러스인 제약학적 조성물.

청구항 11. 제10항에 있어서, 바이러스가 아데노바이러스인 제약학적 조성물.

청구항 12. 제9항 또는 제10항에 있어서, 핵산이 서열 동정 번호 2의 서열을 포함하는 제약학적 조성물.

청구항 13. 제9항에 있어서, 바이러스가 제3항 내지 제5항 중 어느 한 항에서 정의된 수 개의 동일하거나 상이한 핵산을 포함하는 제약학적 조성물.

청구항 14. 제9항 또는 제10항에 있어서, 바이러스가 결손 바이러스인 제약학적 조성물.

나. 비교대상발명들

(1) 비교대상발명 1{갑 제2호증(을 제3호증과 같다)}

1992. 4. 2. 공개된 PCT 공개공보(공고번호 WO 92/05272호)에 게재된 ‘세포들의 증식을 제어하기 위한 방법 및 조성물(METHOD AND COMPOSITION FOR CONTR

OLLING OF CELLS)’에 관한 발명으로서, 그 특허청구범위는 별지 기재와 같다.

(2) 비교대상발명 2{갑 제3호증(을 제4호증과 같다)}

1991. 11. 28. 공개된 PCT 공개공보(공고번호 WO 91/18088호)에 게재된 ‘아데노-의존성 바이러스에 기초한 진핵벡터{ADENO-ASSOCIATED VIRUS(AAV)-BASED EUC

ARYOTIC VECTORS}’에 관한 발명으로서, 아데노-의존성 바이러스에 기초한 진핵벡터들을 사용하여 서열이 알려진 목적하는 어떤 바이러스성 또는 세포성 유전자를 하향 조절(down regulate)하거나 단백질의 발현을 유발하는 기술이 개시되어 있다.

다. 절차의 경위

(1) 특허청은 2003. 1. 17. 이 사건 출원발명은 비교대상발명 1, 2에 비하여 진보성이 없다는 이유로 거절결정을 하였다. 그러자 원고는 2003. 4. 21. 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하면서 2003. 5. 21. 명세서를 최종적으로 보정하였고, 심사전치절차에 의하여 심사관이 보정된 명세서에 관하여 다시 심사하였으나 위 거절결정이 유지되었다.

(2) 이에 특허심판원은 원고의 심판청구를 2003원1517호로 심리하여 2004. 11. 25. 아

래 (3)항과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

(3) 이 사건 심결이유의 요지

(가) 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2의 유효 활성 성분의 대비

이 사건 제1항 발명의 유효 활성 성분은 ‘p53 단백질의 활성을 적어도 부분적으로 억제하는 화합물’이고, 비교대상발명 1에는 암억제 유전자에 의하여 발현되는 두 가지 특수한 유전자 생성물로서 Rb(망막아세포종, retinoblastoma)와 p53이 기재되어 있으며, Rb와 같은 암억제 유전자에 대한 안티센스 올리고뉴클레오타이드(oligonucleot

ide)로 세포군을 처리하여 특이적이고(specifically), 가역적으로(reversibly) 유전자 생성물의 발현을 저해하여 그 결과 세포군의 비악성적인 증식이 증가하였음이 기재되어 있고, 비교대상발명 2에서도 안티센스 뉴클레오티드 서열이 전사 또는 번역 단계에서 특정 유전자의 발현을 감소하거나 억제하는 것을 알 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2의 유효 활성 성분은 모두 암억제 유전자 p53에 대한 안티센스 핵산으로서 동일하다.

(나) 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1의 의약 용도의 대비

이 사건 제1항 발명의 치료용도는 신경 변성 질환에 관한 것이고, 비교대상발명 1에서도 적용가능한 세포와 질환으로서 신경아세포와 신경계통 질환이 개시되어 있고, 세포의 증식을 증가시키기 위하여 두 개의 암억제 유전자에 대한 안티센스를 결합하는 것이 좋다고 기재되어 있다.

(다) 따라서 이 사건 제1항 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1, 2로부터 p53의 안티센스 뉴클레오티드를 신경계통 질환의 치료용도로 사용하는 것을 용이하게 생각할 수 있으므로 진보성이 인정되지 아니하여 특허를 받을 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 특허받을 수 없는 이상, 이 사건 출원발명의 나머지 청구항에 대하여는 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명은 그 전체가 거절되어야 한다.

【증거】갑 제1 내지 4호증, 을 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 심결취소 사유의 요지

가. 아래와 같은 사정에 비추어 볼 때 비교대상발명들로부터 이 사건 출원발명을 구성하는데 기술적 곤란성이 있다.

(1) 이 사건 출원발명은 p53과 신경세포 사멸 사이의 관계 및 p53 안티센스 핵산에 의한 신경세포 사멸과정의 차단에 관한 사실을 최초로 밝혀낸 발명이다.

(2) 이 사건 출원발명은 생체 내에서 p53 단백질의 활성을 억제하는 화합물을 사용하여 세포가 사멸되는 것을 막는 구성인 반면, 비교대상발명 1은 생체 외에서 종양억제 유전자에 대한 안티센스 올리고뉴클레오타이드로 세포를 처리하여 세포의 비악성적 증식을 증가시킴으로써 세포군의 증식을 조절하고, 이를 다시 환자에게 투여하는 구성이어서 그 기술구성이 명백히 상이하다.

(3) ① 비교대상발명 1의 명세서에 기재된 실험례에서 p53 안티센스 핵산의 세포 증식의 조절가능성에 대하여 MTT 분석에서만 효과를 보였을 뿐 BrdU 삽입실험 및 Cell Count 실험결과에서는 별다른 효과가 없는 것으로 나타났고, ② p53 단백질과 Rb 유전자는 생체 내에서 그 기능과 역할이 달라 동일한 범주에 속하는 단백질로 볼 수 없으며, ③ 비교대상발명 1의 특허청구범위에는 독립항에 기재된 ‘종양억제유전자’가 종속항에서 Rb 유전자의 안티센스 올리고뉴클레오타이드로만 한정되어 있을 뿐이고 p53 안티센스 올리고뉴클레오타이드에 대하여는 전혀 기재되어 있지 아니하므로, 결국 비교대상발명 1은 p53 유전자를 의식적으로 배제하고 Rb 유전자만을 발명의 구성으로 채용하고 있는 발명이다.

(4) 비교대상발명 1에는 신경 변성 질환을 치료하는데 p53 안티센스 핵산과 연관지을 만한 동기에 관하여 전혀 기재되어 있지 않다.

(5) 비교대상발명 2는 아데노 연관 바이러스(AAV)에 대한 것으로서 이 사건 출원발명과 그 기술분야가 다를 뿐만 아니라, 그 기술내용도 비교대상발명 1의 발명을 보충하는 정도의 의의를 갖는데 불과하여, 위에서 본 바와 같이 비교대상발명 1로부터 이 사건 출원발명의 구성을 용이하게 도출할 수 없는 이상, 비교대상발명 1, 2의 조합에 의하더라도 이 사건 출원발명의 진보성을 부정할 수 없다.

나. 이 사건 출원발명과 비교대상발명 1 중 어느 발명이 신경 변성 질환의 치료에 우월한 효과를 보이는지는 각 명세서의 기재 자체로는 명확하지 아니하나, 생체 내 실험으로부터 신경세포의 사멸이 저해된다는 결과를 얻은 이 사건 출원발명이 생체 외 실험을 전제로 하는 비교대상발명 1보다 실질적인 치료효과가 있다고 할 것이므로, 이 사건 출원발명은 비교대상발명 1에 비하여 현저한 작용효과가 있다.

3. 이 사건 제1항 발명이 진보성이 있는지 여부에 대한 판단

가. 목적

이 사건 제1항 발명은 신경 변성 질환을 치료하도록 의도된 제학학적 조성물의 제조를 위하여 p53 단백질 또는 그 유전자에 작용하는 화합물을 사용하는 데 그 목적이 있고(갑 제4호증), 비교대상발명 1은 특정 세포의 변성과 관련된 뒤시엔느 근육퇴행위축증, 당뇨병, 파킨슨병, 헌팅턴병, 알츠하이머병, 올리브 뇌교 소뇌 위축증과 같은 질병에 대한 처치법으로서, 암억제 유전자에 대하여 안티센스 올리고뉴클레오타이드로 처리하여 암억제 유전자의 발현을 억제하고 세포 개체군의 증식을 가역적으로 증가시키는데 사용되는 방법 및 조성물에 관한 것이므로(갑 제2호증), 양 발명은 그 기술분야와 목적이 실질적으로 동일하다.

나. 구성

(1) 이 사건 제1항 발명의 활성 성분인 p53 안티센스 핵산이 공지된 것이지 여부

갑 제2호증의 기재에 의하면, 비교대상발명 1에는 “Rb 및 p53은 암억제 유전자들에 의해 발현된 2개의 특이적 유전자 생성물이다”, “Rb 이외에 다른 2개의 추정된 암억제 유전자들인 p53 및 DCC에 대해 안티센스 올리고뉴클레오타이드를 사용하여 동일한 공정이 수행되었다”고 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 암억제 유전자로서 Rb, p53, DCC 등이 존재한다는 사실과 특정의 유전자에 대하여 상보적인 배열을 가진 핵산으로서 유전자의 번역을 저해하여 유전자의 발현을 억제하는 안티센스(antisense) 기술 및 이 사건 제1항 발명의 활성 성분인 p53 안티센스 핵산이 암억제 유전자인 p53 유전자의 발현을 억제한다는 사실은 이 사건 출원발명 의 우선권주장일 전에 이미 공지되었다고 할 것이다.

(2) p53 안티센스 핵산을 의약 용도로 용이하게 발명할 수 있는지 여부

(가) p53 유전자와 세포의 사멸과의 관련성이 공지되었는지 여부

을 제10, 11, 12호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 출원발명의 우선권주장일 전에 반포된 간행물들에서 “Rb 및 p53 유전자 생성물은 모두 특정 분화된 세포 유형에서 세포분열이나 비정상적 세포성장에 부정적인 조절인자로서 기능하는 것으로 나타났다”, “p53 암억제 유전자는 세포주기를 G1 단계에서 정지시키는 핵 인단백질(nuclear phosphoprotein)을 암호화(encode)하는 유전자이다”, “세포사멸 프로그램의 효율적인 실행에는 p53 암억제 유전자를 필요로 한다”라고 각 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 암 억제 유전자인 p53 유전자 생성물이 세포주기의 특정 단계를 차단하여 세포의 사멸을 유도하는 작용을 한다는 사실은 이 사건 출원발명의 우선권주장일 전에 이미 공지되었다고 할 것이다.

(나) p53 안티센스 핵산이 세포의 사멸을 억제한다는 것을 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있는지 여부

앞서 본 바와 같이 p53 안티센스 핵산이 암억제 유전자인 p53의 발현을 억제한다는 사실과 p53 유전자 생성물이 세포주기의 특정 단계를 차단하여 세포의 사멸을 유도하는 작용을 한다는 사실은 이 사건 출원발명의 우선권주장일 전에 이미 공지되었다는 점에 비추어 볼 때, p53 안티센스 핵산이 p53 유전자의 발현을 억제하여 결과적으로 세포의 사멸을 억제한다는 사실은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 생각해낼 수 있는 사항이다.
이에 대하여 원고는 p53 안티센스 핵산에 대하여는 MTT 분석결과에서만 세포의 증가를 확인할 수 있었고 BrDU 삽입실험 및 Cell count 실험결과에서는 별다른 효과가 없었으며, p53 단백질과 Rb 유전자는 그 기능이 서로 다르다는 등의 이유로 비교대상발명 1로부터는 p53 안티센스 핵산이 결과적으로 세포의 사멸을 억제한다는 사실을 용이하게 생각해낼 수 없다는 취지로 주장하나, 갑 제2호증, 을 제13호증의 1, 2, 3, 을 제14호증의 각 기재에 의하면, 비교대상발명 1에는 ‘동일한 세포 형태에서, 하나의 암억제 유전자보다는 동시다발적으로 억제하는 것에 의하여, 예를 들면, Rb 안티센스를 통한 분열의 증가 및 DCC 안티센스를 통한 신진대사의 증가에 의하여, 또는 2개의 암억제 유전자들에 대한 안티센스의 조합에 의하여 더 좋은 성장이 달성될 수 있다는 것이 예상된다(Furthermore, it is expected that in some cell types, better growth will be obtained by inhibiting simultaneously more than one tumor suppressor gene. For exemple, by increasing metabolism through DCC antisense; or by a combination of antisense to two tumor suppressor genes to increase proliferation)’고 기재되어 있는 사실, MTT 분석법은 MTT를 세포에 첨가하여 세포 내의 미토콘드리아 환원효소에 의하여 생성되는 포마잔(formazan)의 양이 살아 있는 세포수와 직접적인 연관성이 있다는 점에 기초하여, 세포의 증식, 활성 또는 세포독성을 측정하는 데 유용한 분석법인 사실, p53은 세포주기를 G1 단계에서 정지시키고, Rb는 세포주기를 G1 단계에서 S 단계로의 진행을 차단하므로, p53과 Rb는 세부적인 작용 기작은 다르지만 모두 DNA 복제를 막아 세포분열을 억제하는 점에서 그 기능이 동일한 사실 등을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 비교대상발명 1에서 세포의 사멸을 억제하기 위하여 p53 안티센스 핵산을 사용하는 것이 배제되어 있다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 비교대상발명 1의 실시예의 MTT 분석, BrDU 삽입실험 및 Cell count 실험은 모두 세포주 은행에서 관리되는 특정의 세포주인 인간섬유아세포 ATCC#CRL 1477을 대상으로 세포의 증식 또는 활성의 증가 여부를 확인한 실험인데, p53 안티센스 핵산이 p53 유전자의 발현을 억제하여 결과적으로 세포의 사멸을 억제한다는 사실은, 앞에서 본 바와 같이 비교대상발명 1로부터라기 보다는 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 전에 반포된 간행물인 을 제10, 11, 12호증의 각 기재로부터 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 생각해낼 수 있는 사항이라고 인정되는 이상, 단지 특정한 세포주에 대하여 실시한 일부 실험에서 p53 안티센스 핵산의 효과가 확인되고 다른 실험에서는 효과가 확인되지 않았다는 비교대상발명 1의 기재내용이, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 p53 안티센스 핵산이 결과적으로 세포의 사멸을 억제한다는 사실을 용이하게 생각해내는데 장애가 된다고 할 수는 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

(다) 신경 변성 질환이 세포의 변성에 의하여 유발된다는 사실이 공지되었는지 여부

갑 제2, 8호증의 각 기재에 의하면, 신경조직의 변성 원인은 질병, 외상, 노쇠 등 다양하며, 이에 따라 여러 가지 형태의 변성이 일어나고, 신경세포의 괴사는 세포체와 돌기에 따라 다르게 진행되는 사실, 비교대상발명 1에는 “많은 질병들이 특정한 세포의 변성과 관련되어 있다. 이러한 질병은 뒤시엔느 근육퇴행 위축증, 당뇨병, 파킨슨병, 헌팅턴병, 알츠하이머병, 올리브 뇌교 소뇌 위축증 및 다른 많은 질병들을 포함한다”고 기재되어 있는 사실을 각 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 신경 변성의 원인과 형태는 매우 다양한데, 신경세포의 사멸도 그러한 신경 변성 중의 하나에 해당되고, 신경 변성 질환을 포함한 여러 질병들은 특정한 세포의 변성에 의하여 유발된다는 사실은 이 사건 출원발명의 우선권주장일 전에 이미 공지되었다고 할 것이다.

따라서 이 사건 제1항 발명의 신경 변성 질환이 세포의 사멸을 포함하는 신경세포의 변성에 의하여 유발된다는 것은 이 사건 출원발명의 우선권주장일 전에 이미 널리 알려진 사항이다.

다. 작용효과

이 사건 출원발명은 작용효과에 관하여 그 출원명세서에 앞서 살펴본 목적과 같이 신경 변성 질환의 치료에 효과가 있다는 정도의 정성적인 기재가 있을 따름이고, 그 밖에는 실시예로서 p53 유전자가 발현되지 아니한 마우스에서 허혈 후의 경색량이 20% 정도 감소한 실험결과와 p53 안티센스 핵산이 신경 변성에 기여하는 글루타메이트에 의하여 유도된 독성을 약 25%까지 감소시킨다는 실험결과가 기재되어 있을 뿐인바, 이러한 기재만으로 앞서의 공지의 선행기술들로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 할 수 없다.

이에 대하여 원고는 이 사건 출원발명은 생체 내에 p53 안티센스를 투여하는 구성이어서 생체 외에서 p53 안티센스를 통하여 세포를 배양한 후 이를 환자에게 주입하는  비교대상발명 1보다 실질적인 치료효과가 있다고 주장하나, 이 사건 출원발명의 명세서에는 비교대상발명 1보다 실질적인 치료효과가 있다는 기재가 없을 뿐만 아니라, 그러한 치료효과가 있다는 점을 인정할 만한 아무런 자료도 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

라. 소결

(1) 따라서 p53 안티센스 핵산을 활성 성분으로 하고 신경 변성 질환의 치료 및 예방을 목적으로 하는 이 사건 제1항 발명은, 전체적으로 보아 그 출원 전에 공지된 선행기술(비교대상발명 1과 을 제10, 11, 12호증의 각 기재) 및 그 선행기술로부터 용이하게 생각해낼 수 있는 기술, 즉 이 사건 제1항 발명의 신경 변성 질환이 세포의 사멸을 포함하는 세포의 변성에 의하여 발생한다는 사실과 이 사건 제1항 발명의 활성 성분인 p53 안티센스 핵산이 세포의 사멸을 억제한다는 사실을 종합한 정도의 것이라고 할 수 있고, 이를 종합하는데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 보기 어려우므로, 결국 이 사건 제1항 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1과 공지의 선행기술들로부터 용이하게 발명할 수 있다.

(2) 결국, 이 사건 제1항 발명은 진보성이 인정되지 아니하여 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허로 등록될 수 없다고 할 것이고, 특허청구범위가 여러 항으로 되어 있는 출원발명에서 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원 전체가 거절되어야 할 것이므로, 이 사건 출원발명의 나머지 청구항에 대하여 특허요건을 갖추었는지에 대하여 나아가 판단할 필요 없이 이 사건 출원발명 전체가 거절되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      최성준  _________________________

판사      조영선  _________________________

판사      한동수  _________________________

별지

비교대상발명 1

청구항 1. 세포 개체군(population)의 세포들이 암억제 유전자 생성물을 발현하는 암 억제 유전자들을 포함하는 세포 개체군의 증식을 제어하는 방법으로서, 상기 방법이 상기 암억제 유전자에 의해 상기 암억제 유전자 생성물의 발현을 억제함으로 인하여 상기 세포 개체군의 비악성적인 증식을 증가시킬 정도의 충분한 양의 안티센스 올리고뉴클레오타이드로 상기 세포 개체군을 처리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 세포 개체군의 증식을 제어하는 방법.

청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 암 DB 억제 유전자 생성물이 망막아세포종(retinobla

stoma) 유전자 생성물인 것을 특징으로 하는 세포 개체군의 증식을 제어하는 방법.

청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 세포 개체군이 인간 및 비인간의 섬유아세포, 각질세포, 교아세포, 간장세포, 신장세포, 췌장세포, 근아세포, 신경아세포 및 내피세포들로 구성된 그룹으로부터 선택되는 세포들을 포함하는 것을 특징으로 하는 세포 개체군의 증식을 제어하는 방법.

청구항 4. 제2항에 있어서, 상기 안티센스 올리고뉴클레오타이드가 인간 망막아세포종 mRNA에 대한 안티센스 올리고뉴클레오타이드들로 구성된 그룹으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 세포 개체군의 증식을 제어하는 방법.

청구항 5. 제4항에 있어서, 상기 안티센스 올리고뉴클레오타이드가 인간 망막아세포종 mRNA의 개방된 리딩 프레임(open reading frame)의 첫 번째 30 뉴클레오타이드들의 일부분에 대해 안티센스인 8 내지 30의 뉴클레오타이드들을 포함하는 것을 특징으로 하는 세포 개체군의 증식을 제어하는 방법.

청구항 6. 제5항에 있어서, 상기 안티센스 올리고뉴클레오타이드가 뉴클레오타이드 서열 3'-TACGGCGGGTTTTGG-5' 또는 3'-GGGGCTTTTTGCCGG-5'를 갖는 것을 특징으로 하는 세포개체수의 증식을 증가시키는 방법.

청구항 7. 환자 몸 안에서 세포 개체군의 증식을 제공하여 환자를 처치하는 방법으로서, 상기 방법이 다음의 단계를 포함하는 것.

(가) 암억제 유전자에 의해 암 유전자 생성물의 발현을 억제하고 그럼으로 인해 인 비트로(in vitro) 세포 배양에서 처리된 세포들의 증식을 향상시키기에 충분한 양의 안티센스 올리고뉴클레오타이드로 상기 인 비트로 세포 개체군을 처리하는 단계,

(나) 상기 환자로부터 분리된 상기 세포 개체군보다 더 많은 세포들을 포함하는 인 비트로 세포 배양을 성숙시키기에 충분한 시간으로 생물학적으로 수용 가능한 조건하에서 상시 처리된 인 비트로 세포 배양을 유지하는 단계, 및

(다) 상기 인 비트로 세포 개체군을 상기 환자에게 도입하는 단계.

청구항 8. 제8항에 있어서, 상기 환자에게 도입하기 전에 상기 인 비트로 세포 개체군을 유전학적으로 설계하는 추가적인 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 환자의 처치 방법.

청구항 9. 제7항에 있어서, 상기 암 유전자 생성물이 망막아세포종 유전자 생성물인 것을 특징으로 하는 환자의 처치 방법.

청구항 10. 제7항에 있어서, 상기 환자로부터 분리된 상기 세포 개체군이 인간 및 비인간의 섬유아세포, 각질세포, 교아세포, 간장세포, 신장세포, 췌장세포, 근아세포, 신경아세포 및 내피세포로 구성된 그룹으로부터 선택된 세포들을 포함하는 것을 특징으로 하는 환자의 처치 방법.

청구항 11. 제8항에 있어서, 상기 안티센스 올리고뉴클레오타이드가 인간의 망막아세포종 mRNA에 대한 안티센스 올리고뉴클레오타이드들로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 환자의 처치 방법.

청구항 12. 제11항에 있어서, 상기 안티센스 올리고뉴클레오타이드가 인간의 망막아세포종 mRNA의 개방된 리딩 프레임(open reading frame)의 첫 번째 30 뉴클레오타이드들의 일부분에 대해 안티센스인 8 내지 30의 뉴클레오타이드들을 포함하는 것을 특징으로 하는 환자의 처치 방법.

청구항 13. 제12항에 있어서, 상기 안티센스 올리고뉴클레오타이드가 뉴클레오타이드 서열 3'-TACGGCGGGTTTTGG-5' 또는 3'-GGGGCTTTTTGCCGG-5'를 갖는 것을 특징으로 하는 환자의 처치 방법.

청구항 14. 인간의 망막아세포종 mRNA에 대해 안티센스인 8 내지 30의 뉴클레오타이드들을 갖고, 상기 안티센스 올리고뉴클레오타이드들에 대해 약학적으로 적합한 운반체(carrier)인 안티센스 올리고뉴클레오타이드들을 포함하는 매터(matter) 조성물.

청구항 15. 제14항에 있어서, 상기 안티센스 올리고뉴클레오타이드가 뉴클레오타이드 서열 3'-TACGGCGGGTTTTGG-5' 또는 3'-GGGGCTTTTTGCCGG-5'를 갖는 것을 특징으로 하는 매터 조성물.

2. 수치한정발명의 진보성(2004허6033)

■ 수치한정발명에 관한 법리

① 수치한정이 있는 공지발명에 이것과 다른 수치한정을 하였을 경우와 ② 수치한정이 없는 공지발명에 수치한정을 한 경우를 들 수 있다.

특허등록된 발명이 공지된 발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 한정함으로써 이를 수량적으로 표현한 것인 경우에 있어서도, 그것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정으로서, 그러한 한정된 수치범위 내외에서 이질적(異質的)이거나 현저한 작용효과의 차이가 생기지 않는 것이라면 위 특허발명도 역시 진보성의 요건을 결하여 무효라고 보아야 할 것이다(대법원 2001. 7. 13. 선고 99후1522 판결 참조).

■ 이 사건 출원발명의 경위

1. 출원번호 및 발명의 명칭

제1994-18430호, 신규 고투명성 미립 디케토피롤로피롤 안료

2. 이 사건 출원발명과 비교대상발명의 요지

구성	이 사건 제1항 발명	비교대상발명	비고
1	입자의 84중량% 이상이 0.25㎛ 이하의 스토크스 등가 직경을 갖는	수치한정에 대한 기재 없음
2	하기 일반식(I)의 미립 1,4-디케토피롤로[3,4-c]피롤 및 그의 혼합물. (I)	적어도 2개의 서로 다른 하기 식(I)의 안료를 함유하는 안료 혼합물	화학식 동일

3. 거절결정의 이유

본원발명(이 출원의 특허청구범위 제1항 내지 제9항 및 제23항에 기재된 발명)과 인용발명은 동일한 화학구조식의 안료에 관한 것으로서, 본원발명이 안료의 입자크기를 상기와 같은 특정범위로 한정하고 있는 점에서 인용발명과 미차가 있는 것이나, 통상적으로 안료 등의 입자는 분산 및 착색 등을 용이하게 하기 위해 미립화 하게 되는 것이며, 인용발명(명세서 칼럼6, 11행 내지 칼럼7, 16행 참조)에 의하면 "특히 투명한 안료 형태는 습식그라인딩과 같은 분쇄조작"에 의해 얻어지고, 입자의 형태와 크기는 "제조 또는 컨디셔닝 중 잘 조절"될 수 있으며, 그로인해 인용발명은 "더욱 우수한 색채와 투명성"을 갖는 것이고, 플라스틱 또는 섬유 등의 염색에 적당한 것이므로 인용발명에 상기 범위의 입자크기가 기재되어 있지 않다해서 인용발명이 본원에 해당하는 입자크기의 안료를 배제하고 있는 것이라 인정할 수 없으며, 또한 당업자라면 인용발명에 기재된 사항으로부터 각별한 곤란성 없이 본원에 해당하는 입자크기의 안료를 용이하게 발명할 수 있다고 인정됩니다..

4. 심결문(2002원4649)의 요지

(1) 비교대상발명은 안료의 크기를 한정하고 있지 아니한데 대하여 이 사건 제1항 발명은 안료의 크기를 '입자의 84중량% 이상이 0.25㎛ 이하의 스토크스 등가 직경을 갖는다'고 한정한 점에서 차이가 있다.

(2) 이 사건 제1항 발명의 안료는 입자의 대부분이 0.25㎛ 이하의 스토크스 등가 직경을 갖는 구성에 의해 색조의 탁월한 순도 및 투명성이 우수한 작용효과를 갖는 것임을 알 수 있다.

(3) 그러나, 비교대상발명의 명세서에 "특별히 투명한 안료는 제조된 안료 혼합물을 습식 그라인딩과 같은 방법으로 분쇄함에 의해 얻어질 수 있다. 안료 입자의 형태 및 크기와 관련하여서는, 합성이나 후처리공정에서 조절됨에 의해 더욱 우수한 채색력과 투명성을 가질 수 있다"는 기재에서 보듯이, 통상적으로 안료의 입자 크기가 작아지면 투명성 등 물성이 좋아지는 것은 이 분야에서 주지관용의 기술이라 하겠고, 이 사건 출원발명의 출원 당시에 당업자가 비교대상발명의 안료를 미분쇄하여 이 사건 제1항 발명과 유사한 정도로 입도가 낮은 안료입자를 제조하는 것이 곤란하였다고 보이지도 아니하므로, 결국 이 사건 제1항 발명은 당업자가 비교대상발명으로부터 예측하기 어려운 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이 있다고 보기는 어렵다.

■ 쟁점사항

1. 이 사건 제1항 발명이 수치한정발명인지 여부

2. 신규의 제조방법에 의해 제조된 물(物)발명은 특허성이 있는지 여부

3. 안료의 입자 크기가 작아지면 투명성 등 물성이 좋아지는 것은 이 분야에서 주지관용의 기술인지 여부(이 사건 제1항 발명의 진보성 판단)

■ 원고(출원인) 주장의 요지

1. 이 사건 출원발명과 비교대상발명의 디케토피롤로피롤(이하 ‘DPP'라 한다) 안료는 그 화학식은 같으나, 분할 출원된 원고의 DPP 안료의 제조방법에 따라 제조된 이 사건 출원발명의 DPP 안료는 비교대상발명의 DPP 안료와 X선 회절분석에 따른 결정구조가 다르므로, 양 발명의 DPP 안료는 그 물성이 달라 같은 물질로 볼 수 없다.

특허를 받음

2. 이 사건 출원발명이 수치한정발명이라고 하기 위해서는 비교대상발명과 모든 구성요소가 동일한 상태에서 수치한정에만 기술적 특징이 있어야 하는데, 양 발명의 DPP 안료는 같은 물질로 볼 수 없어서 이 사건 출원발명을 비교대상발명의 수치한정발명으로 볼 수도 없으므로, 이 사건 출원발명에 대한 진보성 판단에서 수치한정에 따른 임계적 의의가 요구되는 것도 아니다.

3. 비교대상발명의 습식 그라인딩 분쇄방법에 의해서는 입자의 84중량% 이상이 이 사건 출원의 입자크기보다 큰 0.30㎛ 스토크스 직경을 가질 수 있을 뿐, 이 사건 출원발명의 입자크기는 결코 얻어질 수 없으므로, 이 사건 출원발명에서 “입자의 84중량% 이상이 0.25㎛ 이하”의 기술구성은 곤란성이 있는 것이고 및 효과가 현저한 것이다.

4. 이 사건 출원발명의 제조방법이 신규하여 특허 되었으므로 신규의 제조방법에 의해 제조된 물(物)발명 또한 당연히 특허되어야 한다.

■ 피고(소송수행관) 주장의 요지

1. X-선 회절 특성 데이터에 의한 결정구조는 이 사건 출원발명의 특허청구범위에 특정되어 있는 기술구성과 직접적인 관련이 없고, 그 명세서에도 결정구조에 따른 효과의 현저성에 대하여 기재되어 있지 않다.

2. 이 사건 출원발명을 수치한정발명으로 보지 않고 단순한 물(物)발명으로 파악하여 특허여부를 파악할 경우, 비교대상발명의 내용중에 이 사건 출원발명의 ’DPP‘와 동일한 화학구조식의 ’DPP‘가 공지되었으므로, 입자크기와 같은 물성기재 여부를 살필 필요 없이 신규성이 없는 발명에 해당되는 것이다.

3. “광 파장의 절반(0.3~0.4㎛)보다 작아짐에 따라 광을 투과하여 투명성을 높인다”는 기재(을제5호증, “안료화학”, 2001, 제24-25면) 및 “가장 채도가 높은 입자경은 0.2μ(㎛)전후”라는 기재(을제6호증, “도료학”, 1977, 제76-77면)를 감안해 볼 때, 공지의 DPP 물질에 “입자의 84중량% 이상이 0.25㎛ 이하의 스토크스 등가 직경을 갖는”과 같은 수치 한정은 용이하게 채택할 수 있는 기술구성이다.

4. 제조방법에 특허성이 있다 하여 공지의 물질에까지 특허를 부여하는 것은 신규의 물질에만 특허를 부여하고 공지의 물질은 누구나 자유로이 이용할 수 있도록 하여 산업발전에 기여하고자 함을 목적으로 하는 특허제도에 반하는 것이다.

■ 특허법원 판결 요지

1. 이 사건 제1항 발명의 DPP 안료와 비교대상발명의 DPP 안료의 화학식이 같음은 당사자 사이에 다툼이 없고, 비교대상발명은 DPP 안료의 혼합물이 단일한 화합물보다 우수한 안료특성을 나타낸다는 것을 발견한데 특징이 있는 발명이기는 하나, 단일한 DPP 안료가 공지인 것을 전제로 하고 있어서(을 제3호증), 이 사건 제1항 발명이 DPP 안료의 단일물을 포함하고 있다고 하여 비교대상발명과 차이가 있다고 보기 어려우며, X선 회절분석에 따른 결정구조는 같은 이 사건 제1항 발명의 DPP 안료라고 하더라도 그 구체적인 중량%나 스토크스 등가직경의 차이에 따라 달라질 수 있는 것이어서(변론 전체의 취지), 양 발명의 DPP 안료는 같은 물질이라고 할 것이고, 이 사건 제1항 발명은 물건의 발명으로서 그 청구범위가 분할 출원된 원고의 DPP 안료의 제조방법에 의하여 생산된 DPP 안료에만 한정되는 것도 아니므로, 이 사건 제1항 발명이 수치한정발명이 아니라는 원고의 주장은 이유 없다.

2. 안료의 입자크기가 작을수록 고투명성을 나타낸다는 사실이 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 전에 널리 알려진 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 이 사건 제1항 발명이 한정한 안료의 입자크기의 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이가 생기는 것도 아니어서(변론 전체의 취지), 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 나와 있는 공지의 디케토피롤로피롤 안료에 고투명성을 나타내는 일정한 수치의 안료 입자크기를 설정한 것에 불과하다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다.

■ 검토의견

1. 수치한정발명이란 청구항에 기재된 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항의 일부가 수량적으로 표현된 발명을 의미하며, ① 수치한정이 있는 공지발명에 이것과 다른 수치한정을 하였을 경우와 ② 수치한정이 없는 공지발명에 수치한정을 한 경우를 들 수 있다. 이 사건 제1항 발명은 입자크기를 한정한 화학식(I)의 DPP인데, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명은 모두 화학식이 동일한 DPP를 구성으로 하는 점에서 동일하고, 다만 이 사건 제1항 발명이 DPP의 입자크기를 한정한 점에만 차이가 있으므로, 결국 이 사건 제1항 발명은 위 ② 경우에 해당하는 수치한정발명이라 할 것이다.

2. 안료의 입자크기가 0.3~0.4㎛ 보다 작을수록 고투명성을 나타낸다는 사실이 안료 기술분야에 널리 알려져 있으므로(을제5호증 및 을제6호증으로 입증), 안료의 입자크기를 0.25㎛ 이하로 한정하는 기술구성은 당업자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정이므로, 그러한 한정된 수치범위 내외에서 이질적(異質的)이거나 현저한 작용효과의 차이가 생기지 않는 한, 진보성의 요건을 결한 것으로 보아야 할 것이다

3. 원고는 이 사건 출원발명의 제조방법이 신규하여 특허 되었으므로 신규의 제조방법에 의해 제조된 물(物)발명 또한 당연히 특허되어야 한다고 주장하나, 제조방법에 특허성이 있다 하여 공지의 물질에까지 특허를 부여하는 것은 신규의 물질에만 특허를 부여하고 공지의 물질은 누구나 자유로이 이용할 수 있도록 하여 산업발전에 기여하고자 함을 목적으로 하는 특허제도에 반하는 것이므로 허용될 수 없는 것이다

특     허     법     원

제    2    부

판         결

사       건	2004허6033  거절결정(특)

원       고	시바 스페셜티 케미칼스 홀딩 인크(Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.)

스위스 체하-4057 바젤 클라이벡스트라쎄 141

대표자 니콜레 켈커

소송대리인 변호사 황영주, 변리사 김태민

피       고	특허청장

소송수행자 주영식, 유호일

변 론 종 결	2005. 4. 1.

판 결 선 고	2005. 4. 29.

주       문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2004. 8. 31. 2002원4649호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이       유

1. 이 사건 심결의 경위

가. 원고는 1994. 7. 28.(우선권 주장일 1993. 7. 29.) 명칭을 ‘신규 고투명성 미립 디케토피롤로피롤 안료’로 하는 별지 제1 기재의 이 사건 출원발명을 특허출원 하였다가 2002. 11. 11. 특허청으로부터 이 사건 출원발명이 별지 제2 기재의 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다는 이유로 거절결정을 받았다. 원고가 위 거절결정에 대하여 특허심판원에 불복심판을 청구하면서 이 사건 출원발명의 특허청구범위 등을 보정함에 따라 진행된 심사전치절차에서 특허청은 거절결정에서와 동일한 이유로 이 사건 출원발명이 진보성이 없다며 원 결정을 유지하였다.

나. 이 사건 출원발명은 그 우선권 주장일 전에 공지된 디케토피롤로피롤 안료의 입자크기를 84중량% 이상이 0.25㎛ 이하의 스토크스 등가직경을 갖는 것으로 한정함으로써 고투명성을 달성하였음을 특징으로 하는데, 특허심판원은 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 이 사건 제1항 발명이라 한다)과 비교대상발명을 비교하여 보면 양 발명의 안료가 디케토피롤로피롤 안료인 점에서 같고 다만 안료의 입자크기를 한정하였는지 여부에서만 차이가 있으나, 안료의 입자크기가 작아지면 투명성 등의 물성이 좋아짐은 이 사건 기술분야의 주지관용기술이고, 이 사건 제1항 발명과 같은 입자크기를 갖는 안료를 만드는데 구성의 곤란성도 없어서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 없고, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제2 내지 8항, 제23항도 이 사건 제1항 발명과 마찬가지 이유로 진보성이 없어서 특허청의 원 결정은 정당하다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

【증거 : 당사자 사이에 다툼이 없음】

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 원고의 주장

이 사건 출원발명과 비교대상발명의 디케토피롤로피롤 안료는 그 화학식은 같으나, 분할출원된 원고의 디케토피롤로피롤 안료의 제조방법에 따라 제조된 이 사건 출원발명의 디케토피롤로피롤 안료는 비교대상발명의 디케토피롤로피롤 안료와 X선 회절분석에 따른 결정구조가 다르고, 비교대상발명의 디케토피롤로피롤 안료는 혼합물의 형태임에 비하여, 이 사건 출원발명의 디케토피롤로피롤 안료는 단일물과 혼합물을 모두 포함하고 있어서 양 발명의 디케토피롤로피롤 안료는 그 물성이 달라 같은 물질로 볼 수 없으며, 비교대상발명의 습식 그라인딩 분쇄방법으로는 이 사건 출원발명과 같은 입자크기를 가지는 디케토피롤로피롤 안료를 제조하는 것이 곤란하여 이 사건 출원발명은 진보성이 있으며, 이 사건 출원발명이 수치한정발명이라고 하기 위해서는 비교대상발명과 모든 구성요소가 동일한 상태에서 수치한정에만 기술적 특징이 있어야 하는데, 위에서 본 바와 같이 양 발명의 디케토피롤로피롤 안료는 같은 물질로 볼 수 없어서 이 사건 출원발명을 비교대상발명의 수치한정발명으로 볼 수도 없으므로, 이 사건 출원발명에 대한 진보성 판단에서 수치한정에 따른 임계적 의의가 요구되는 것도 아니다.

나. 판단

(1) 이 사건 제1항 발명이 수치한정발명인지 여부

이 사건 제1항 발명의 디케토피롤로피롤 안료와 비교대상발명의 디케토피롤로피롤 안료의 화학식이 같음은 당사자 사이에 다툼이 없고, 비교대상발명은 디케토피롤로피롤 안료의 혼합물이 단일한 화합물보다 우수한 안료특성을 나타낸다는 것을 발견한데 특징이 있는 발명이기는 하나, 단일한 디케토피롤로피롤 안료가 공지인 것을 전제로 하고 있어서(을 제3호증), 이 사건 제1항 발명이 디케토피롤로피롤 안료의 단일물을 포함하고 있다고 하여 비교대상발명과 차이가 있다고 보기 어려우며, X선 회절분석에 따른 결정구조는 같은 이 사건 제1항 발명의 디케토피롤로피롤 안료라고 하더라도 그 구체적인 중량%나 스토크스 등가직경의 차이에 따라 달라질 수 있는 것이어서(변론 전체의 취지), 양 발명의 디케토피롤로피롤 안료는 같은 물질이라고 할 것이고, 이 사건 제1항 발명은 물건의 발명으로서 그 청구범위가 분할출원된 원고의 디케토피롤로피롤 안료의 제조방법에 의하여 생산된 디케토피롤로피롤 안료에만 한정되는 것도 아니므로, 이 사건 제1항 발명이 수치한정발명이 아니라는 원고의 주장은 이유 없다.

(2) 이 사건 제1항 발명이 진보성이 있는지 여부

이 사건 제1항 발명이 수치한정발명임은 위에서 본 바와 같으므로 이 사건 제1항 발명에서 한정한 수치가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서, 그러한 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이가 생기지 않는 것이라면 진보성의 요건을 결하여 무효라고 보아야 하는바(대법원 2001. 7. 13. 선고 99후1522 판결 참조), 안료의 입자크기가 작을수록 고투명성을 나타낸다는 사실이 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 전에 널리 알려진 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 이 사건 제1항 발명이 한정한 안료의 입자크기의 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이가 생기는 것도 아니어서(변론 전체의 취지), 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 나와 있는 공지의 디케토피롤로피롤 안료에 고투명성을 나타내는 일정한 수치의 안료 입자크기를 설정한 것에 불과하다고 할 것이다.

다. 소결론

따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없고, 거절결정불복심판에 대한 심결취소소송의 소송물은 청구항 각각이 아니라 전부라고 할 것이어서 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있을 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 할 것이므로, 이 사건 출원발명의 나머지 청구항이 진보성이 있는지 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      이성호  _________________________

판사      이회기  _________________________

판사      박정희  _________________________

별 지

1. 이 사건 출원발명(출원번호 제94-18430호)

청구항  1. 입자의 84중량% 이상이 0.25㎛ 이하의 스토크스 등가직경을 갖는 아래 일반식(I)의 미립 1,4-디케토피롤로[3,4-c]피롤 및 그의 혼합물.

위 식에서 A 및 B는 각각 독립적으로 아래 일반식(II)

(식 중, R1 및 R2는 각각 독립적으로 수소, 할로겐, C1-C5 알킬 또는 페닐임)의 기이다.

청구항 2.~8. (생략)

청구항 9. ~22. (삭제)

청구항 23. (생략)

2. 비교대상발명(을 제3호증)

이 사건 출원발명의 우선권 주장일 전인 1988. 1. 19. 특허된 미국특허 제4,720,305호 발명으로, 이 사건 출원발명과 동일한 디케토피롤로피롤 안료가 개시되어 있고, 습식 그라인딩 등의 방법으로 투명한 안료를 얻어질 수 있다는 내용과 안료의 투명도는 안료입자의 형태와 크기에 따라 달라진다는 내용이 기재되어 있다.  끝.

3. 파라미터발명의 진보성(2005허3482)

■ 파라미터발명에 관한 법리

특정한 발명분야에만 사용되는 변수나 새롭게 창출된 파라미터 혹은 새롭게 도출되어진 복수의 변수간의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 규정한 발명의 형태

성질 또는 특성 등에 의해 물(物)을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명을 대비할 때, ① 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의(定義) 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 ② 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다(대법원 2002. 6. 28.선고 2001후2658호 판결 참조).

■ 이 사건 출원발명의 경위

1. 출원번호 및 발명의 명칭

제1997-705261호, 내인소성 광학 필름 및 그 제조방법

2. 이 사건 출원발명과 비교대상발명의 요지

구성	이 사건 제4항 발명	비교대상발명	비고
1	베이스	기판
2	베이스 상에 가교 결합성 올리고머 수지 조성물로 형성된 층을 포함하는 미세구조의 복합 플라스틱 물품	기판 상에 가교 결합성 올리고머 수지 조성물로 형성된 층을 포함하는 미세구조의 복합 플라스틱 물품
3	상기 층은 200㎖의 낙사를 사용하여 ASTM D-968-81 방법에 따라 연마한 후의 헤이즈도 증가가 60% 이하인 물품		마모 실험 물성

3. 거절결정의 이유

(1) 출원인은 상기 보정서에서 당초명세서의 청구항 제1항 내지 제7항을 정정하면서, 상기 의견서에서 본원 발명과 기 송부된 인용발명 미국특허공보 제5175030호와는 그 구성 및 효과면에서 차이가 있어, 진보성이 인정되어야 한다고 주장하고 있습니다.

(2)본원발명의 제1항 및 제3항은 상기 인용발명을 대비하여 보면, 구성에 있어서 가교 결합성 올리고머 수지 조성물을 베이스상에 형성시킨 다음 경화시키는 단계를 포함하는 구성이 동일하고 다만 차이점에 있어서 본원은 상기 수지 조성물의 경화단계에서 경화의 정도를 마모실험의 수치로 한정하고 있는 차이가 있으나 필름의 내인소성을 증가시킬 목적으로 내인소성과 직접적으로 관련되는 마모실험의 결과로써 경화단계의 경화정도를 한정하는 것은 당업자 필름의 용도를 고려하여 통상의 창작능력을 발휘함으로써 용이하게 구성할 수 있는 것으로 그 구성의 곤란성을 인정하기 힘들고 이로 인한 효과도 또한 당업자가 필름의 내인소성과 필름의 마모실험의 결과와의 연관성에 기초하여 상기 인용발명으로부터 예측가능한 효과이외의 현저히 상승된 효과를 발견할 수 없습니다.

(3) 또한 본원발명의 제4항, 제6항 및 제7항은 마모실험의 수치로 한정된 물품과 이를 포함하는 후광 디스플레이 및 컴퓨터에 관한 것이나 단순히 내인소성을 증가시키기 위해 필요한 마모실험의 수치로 구성을 한정하고 있을 뿐, 이외의 특별한 기술적 특징이 없으며 필름의 내인소성을 증가시키기위하여 마모실험의 수치를 한정한 구성은 당업자에게 자명한 정도에 속하는 것으로 이의 기술적 곤란성을 인정할 수 없고 이로 인한 효과도 또한 당업자에게 예측가능한 효과이외의 현저히 상승된 효과가 있다고 볼 수 없습니다.

(4) 그러므로 본원 발명은 상기 인용발명으로부터 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 용이하게 발명될 수 있는 것으로써, 기 거절이유가 해소되지 못한 것으로 판단되어 거절사정합니다.

4. 심결문(2003원4888)의 요지

(1) 이 사건 제4항 발명과 비교대상발명은 모두 기판과 기판상에 가교 결합성 올리고머 수지 조성물로 형성된 층을 갖는 적층된 미세구조를 갖는 복합 플라스틱 물품이라는 점이 동일하고, 다만 이 사건 제4항 발명의 구성 중 「상기 층은 200 ㎖의 낙사를 사용하여 ASTM D-968-81 방법에 따라 연마한 후의 헤이즈도 증가가 60% 이하」(이하 ‘제3 구성’이라 한다)는 비교대상발명에 직접 해당되는 구성이 나타나 있지 않은 점에 차이가 있다.

(2) 그러나, 이 사건 제4항 발명의 제조방법과 비교대상발명의 제조방법을 비교하여 보면, 양 발명은 --- 제조공정상에 각별한 차이를 발견할 수 없다. 한편, 이러한 점은 이 사건 발명의 물품이 비교대상발명에 기재된 방법과 유사한 방법으로 제조되는 것이 바람직하다는 이 사건 발명의 명세서 제6면 제3행 및 제4행의 기재에도 뒷받침되고 있다.

(3) 종래 기술의 휘도 증강 필름은 미세구조의 돌출부가 기계적 손상을 받기 쉬워, 돌출부가 손상되는 경우에는 손상된 돌출부의 투과광이 산란되어 디스플레이의 휘도가 낮게 된다는 것인데, 이러한 사항은 당업자에게 자명한 것이라 할 수 있는 것이고, 미세구조 보유 물품의 내인소성을 증대시키면 그 물품을 마모시험 했을때 헤이즈도의 증가가 적게 된다는 사항도 당업계에서 주지적인 것이라 할 수 있는바, ① 제3 구성은 단순히 미세구조 보유 물품의 헤이즈도의 정도를 기재한 것에 상당하다고 할 것이고, ② 이 사건 제4항 발명의 제3 구성을 얻기 위한 제조공정이 비교대상발명과 동일 내지 유사한 것이므로, 제3 구성은 비교대상발명으로부터 그 기술구성의 곤란성이 없다고 할 것이다.

(4) 작용효과에 있어서 이 사건 제4항 발명의 효과는 미세구조 보유 물품의 내인소성이 우수하다는 것으로 이는 제3 구성으로 인한 것이라고 할 수 있으나, 앞서 본 바와 같이 제3 구성을 갖는 물품은 당업자의 단순 반복실시로 달성할 수 있는 것인바, 이러한 효과는 당업자가 비교대상발명으로부터 예측 가능한 것이라 할 것이다.

■ 쟁점사항

1. 특허출원된 발명의 청구범위에 사용된 파라미터가 비교대상발명에 기재되어 있지 않은 경우, 진보성 판단은 어떠한 방법으로 할 것인 지 여부

2. 파라미터발명의 기술적 의의 및 임계적 의의

■ 원고(출원인) 주장의 요지

1. 이 사건 제4항 발명은 내인소성(scratch resistance) 증강 경화물품을 제공하는 것을 목적으로 하고 있음에 비하여, 비교대상발명은 인성, 가요성 및 몰딩시 복제 충실도가 개선된 플라스틱 복합물품의 제공에 목적이 있을 뿐 내인소성에 대한 기술이 없다.

2. 비교대상발명에서 ASTM D-968-81 방법으로 측정된 내연마성이 이 사건 제4항 발명의 내인소성과 연관이 있다는 어떠한 근거도 제시하고 있지 않은바, 당업자가 비교대상발명으로부터 헤이즈도 증가와 내인소성과의 상관관계를 추고해 내는 것이 용이하지 않다.

3. 이 사건 제4항 발명으로 ‘헤이즈도가 60%이하인 경우 미세구조 보유 물품이 우수한 내인소성을 나타내는 것으로 확인되었다.

■ 피고(소송수행관) 주장의 요지

1. 이 사건 출원발명은 내마모성과 관련된 헤이즈도의 증가를 수치로서 한정한 수치한정발명 내지 소위 파라미터 발명에 해당한다.

2. 내마모성이 우수하면 우수할수록 긁힘 내성 즉, 내인소성이 개선된다는 것은 당업자가 아닌 일반인의 기준으로도 용이하게 추론할 수 있는 정도로 그 연관성이 밀접하다 할 것이고, 광학필름으로서 내마모성이 우수한 필름을 사용하는 것은 당업자에게 당연한 취사선택의 사항에 해당되며, 내마모성을 측정하기 위해 ASTM D-968-81 시험방법을 사용하는 것도 당업자에게는 주지의 사실이다.

3. 이 사건 출원발명의 명세서에, 이 사건 출원발명의 미세구조 보유물품은 비교대상발명에 기재된 방법과 유사한 방법으로 제조하는 것이 바람직하다고 기재되어 있으며, 또한, 이 사건 출원발명의 명세서의 실시예(을제2호증 제21면 제4행 내지 제17행)에는 수지 A로 제조된 필름의 연마 시험에 관한 내용이 기재되어 있는데, 이 수지 A는 바로 비교대상 발명의 실시예 1에 기재된 올리고머를 사용하여 제조된 필름으로서, 이에 대한 연마시험 결과를 기재하고 있다.

■ 특허법원 판결 요지

1. 이 사건 제4항 발명의 제조방법과 비교대상발명의 제조방법은 --- 그 제조공정이 동일함을 알 수 있으므로, 이 사건 제4항 발명의 물품은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 단순 반복실시로 제조될 수 있으며, 이 사건 제4항 발명의 제3 구성은 위와 같이 제조된 물품에 당연히 내재되어 있던 동일, 유사한 물리적 특성을 확인한 것에 지나지 않는다.

2. 헤이즈도(haze度)란 해당 물질의 흐림 정도를 나타내는 용어로 헤이즈도 증가를 감소시키기 위해서는 광산란 값을 줄여야 하고, 광산란 값을 줄이기 위해서는 헤이즈도 증가가 낮은 내인소성의 재료를 적의 선택하여 사용하여야 한다는 점은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 추론 가능하다.

3. 이 사건 출원발명의 명세서상에 수치한정 이유에 대한 어떠한 기재도 찾아볼 수 없으므로 헤이즈도의 증가를 ‘60% 이하’로 한정한 것에 특별한 기술적 의의가 없고, 또한 제3 구성으로 한정된 수치 범위 내외에서 예측할 수 없는 급격한 효과를 가져오는 것도 아니다.

■ 검토의견

1. 특허청구범위에 사용된 파라미터가 그 자체 신규하다고 해서 그 발명의 신규성이 인정되는 것은 아니라는 점, 즉 파라미터에 의한 한정이 공지물의 성질, 특성 등을 단순히 달리 말한 것이거나 추인한 것에 지나지 않는 경우는 그 기술적 의의는 부정된다.

2. 일본의 실무는 작용, 기능, 성질 또는 특성이 표준적인 것이 아닌 경우에도 일응의 합리적인 의심을 갖는 경우는 비교대상발명과의 일치점 및 상이점의 엄격한 대비를 하지 않고 거절이유를 통지할 수 있다.

3. 일응의 합리적인 의심을 갖는 경우란, ① 본원의 파라미터가 비교대상발명에 제시된 파라미터와 형식적으로 상이하나 다른 측정방법 등을 통해 환산 가능하고 환산 결과 신규성 또는 진보성이 부정될 수 있는 경우, ② 양 발명의 제조방법에 대한 실시형태가 극히 동일 또는 유사한 경우 ③ 출원 후 양 발명의 물의 구조가 동일하다고 판명된 경우 ④ 파라미터 이외의 발명의 특정 사항이 동일 유사하고 과제해결의 원리 내지 작용효과가 동일 유사한 경우를 말하며 출원인이 차이점을 입증하지 못하면 거절될 가능성이 높다.

4. 이 사건의 경우 "상기 층은 200 ㎖의 낙사를 사용하여 ASTM D-968-81 방법에 따라 연마한 후의 헤이즈도 증가가 60% 이하"라는 구성이 비교대상발명에 기재되어 있지 않는 것이라 해도 그 제조방법이 동일 또는 유사한 이상 동일한 물품이 제조될 것이므로, 이 사건 발명의 미세보유 물품을 비교대상발명과 같은 제조공정을 통하여 단순 반복실시하여 제조한 후, 상기 한정된 파라미터와 같은 특성을 갖는 물품을 얻어내는 것은 당업자의 통상의 능력범위내의 것이라 할 수 있다.

특     허     법     원

제    2    부

판         결

사       건	2005허3482  거절결정(특)

원       고	쓰리엠 캄파니(3M Company)

변경 전 상호 미네소타 마이닝 앤드 매뉴팩춰링 캄파니

(Minneso-ta Mining and Manufacturing Company)

미국 미네소타 55133-3427 세인트 폴 피. 오. 박스 33427

(P.O.Box 33427, St. Paul, MN 55133-3427, U.S.A.)

대표자 더글라스 비. 리틀(Douglas B. Little)

소송대리인 변리사 김진회

소송복대리인 변리사 조아라

피       고	특허청장

소송수행자 백영란

변 론 종 결	2006. 2. 24.

판 결 선 고	2006. 3. 31.

주       문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2005. 3. 25. 2003원4888호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이       유

1. 심결의 경위

가. 미네소타 마이닝 앤드 매뉴팩춰링 캄파니(상호가 2002. 4. 1. 원고로 변경되었다, 이하 원고라 한다)는 1997. 8. 1.(국제특허출원 우선일 1995. 2. 3.) 발명의 명칭을 ‘내인소성 광학 필름 및 그 제조방법’으로 하는 별지 제1 기재의 이 사건 출원발명을 특허출원하였다가 2003. 10. 30. 특허청 심사관으로부터 이 사건 출원발명이 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다는 이유로 거절결정을 받았다.

원고가 위 거절결정에 대하여 특허심판원에 불복심판을 청구하면서 이 사건 출원발명의 특허청구범위 등을 보정함에 따라 진행된 심사전치절차에서 심사관은 거절결정에서와 같은 이유로 이 사건 출원발명이 진보성이 없다며 원 결정을 유지하였다.

나. 이 사건 출원발명은 내인소성(耐引搔性, scratch resistant)이 증강된 미세구조 보유 합성 물품의 제조방법, 위 물품을 포함하는 후광형 디스플레이 및 후광형 디스플레이를 포함하는 컴퓨터 등에 관한 것으로서, 종래 액정디스플레이용으로 사용되는 휘도 증강 필름 등의 미세구조 돌출부가 기계적 손상을 받기 쉬운 문제점을 내인소성을 증강시켜 해결하였음을 특징으로 내세우고 있는데, 특허심판원은 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제4항(제1항 내지 제3항은 2003. 12. 17. 제출된 명세서 등 보정서에 의해 삭제됨, 이하 이 사건 제4항 발명이라 한다)이 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 특허를 받을 수 없고, 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있을 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 할 것이어서 원고의 특허출원을 전부 거절한 심사관의 거절결정은 정당하다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 심결을 하였다.

【인정근거 : 당사자 사이에 다툼 없음】

2. 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 원고의 주장

이 사건 제4항 발명은 경화된 휘도 증강 필름 등의 미세구조 돌출부가 기계적 손상에 약하다는 문제점을 해결한 것으로서, 미세구조 보유물품의 광학성능이 그에 의해 산란된 투과광과 본래의 투과광과의 비율인 물품의 헤이즈도에 의해 결정된다는 사실을 발견하고, 미세구조 물품의 내인소성을 증대시키면 물품 마모시험에 따른 헤이즈도의 증가를 줄일 수 있다는 점에 근거하여 미세구조 보유물품의 물성이 ‘200 ㎖의 낙사를 사용하여 ASTM D-968-81 방법에 따라 연마한 후의 헤이즈도 증가가 60%이하’로 한정된 내인소성 증강 경화물품을 제공하는 것을 목적으로 하고 있음에 비하여, 비교대상발명에서는 인성, 가요성 및 몰딩시 복제 충실도가 개선된 플라스틱 복합물품의 제공에 목적이 있을 뿐 내인소성에 대한 기술이 없고, ASTM D-968-81 방법으로 측정된 내연마성이 이 사건 제4항 발명의 내인소성과 연관이 있다는 어떠한 근거도 제시하고 있지 않은바, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명으로부터 위와 같은 헤이즈도 증가와 내인소성과의 상관관계를 추고해 내는 것이 용이하지 않고, 작용효과에 있어서도 이 사건 제4항 발명은 비교대상발명과 구별되는 내인소성 증강 효과가 있으므로, 이 사건 제4항 발명은 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정되지 아니하며 특허청구범위의 나머지 항에 대해서도 진보성이 부정되지 아니한다.

나. 이 사건 제4항 발명이 비교대상발명에 비해 진보성이 있는지 여부

(1) 판단 기준

성질 또는 특성 등에 의해 물(物)을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의(定義) 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다(대법원 2002. 6. 28.선고 2001후2658호 판결 참조).

(2) 목적의 대비

이 사건 제4항 발명의 목적은 내인소성이 증강된 미세구조 보유 합성물품을 제조하는 것이고, 비교대상발명의 목적은 신규한 미세구조의 복합 플라스틱 물품 및 그 제조방법에 관한 것으로, 양 발명은 내인소성 등과 같은 물성이 향상된 휘도 증강 필름 등의 광학 필름 및 그 제조공정을 발명의 목적으로 하고 있는 점에서 공통점이 있다.

이에 대하여 원고는, 이 사건 제4항 발명은 경화물품에 증강된 내인소성을 부여하는 물품을 제공하는 것임에 반하여, 비교대상발명은 인성, 가요성 및 몰딩시 복제 충실도가 개선된 플라스틱 복합물품을 제공하는 점에서 발명의 목적이 서로 상이하다고 주장하나, 내인소성이란 외부의 손상에 대응하는 저항을 뜻하는 것으로 이 사건 제4항 발명에서는 ‘외부의 긁힘이나 마모에 잘 견딜 수 있는’의 의미를 갖게 되는 것인바, 비교대상발명의 인성이나 가요성 또한 일반적인 재료의 강인성 정도를 표시하는 용어로 외부의 충격에 강한 재료를 특정하고 있다는 점에서 차이가 없고, 내인소성이 향상된 물품을 제조하고자 하는 것은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 가질 수 있는 희망사항이기 때문에 발명의 목적상 특별한 차이를 가져올 수 없으며, 평평한 구조의 형상에 비해 미세구조의 돌출부가 기계적 손상에 약하다는 문제점 인식은 자명하므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

(3) 구성의 대비

이 사건 제4항 발명은 ‘베이스(이하 제1 구성이라 한다)와 상기 베이스 상에 가교 결합성 올리고머 수지 조성물로 형성된 층(이하 제2 구성이라 한다)을 포함하고, 또 상기 층은 200 ㎖의 낙사를 사용하여 ASTM D-968-81 방법에 따라 연마한 후의 헤이즈도 증가가 60%이하(이하 제3 구성이라 한다)인 물품’으로 구성되어 있는바, 제1, 2 구성이 이 사건 제4항 발명의 출원 전에 공지된 기술인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 제3 구성은 마모 물성시험을 통하여 미세구조 층의 성질(또는 물성)을 한정한 기술구성으로 이에 대응한 비교대상발명의 구성이 없으므로, 아래에서는 이에 대하여 구체적으로 살펴본다.

먼저 이 사건 출원발명의 명세서에 ‘미세구조 보유물품은 미국 특허 제5,175,030호 및 제5,183,597호에 기재된 방법과 유사한 방법으로 제조하는 것이 바람직하다’라고 기재되어 있고(을 제2호증 제6면 제3행 내지 제4행, 위 미국 특허 제5,175,030호가 비교대상발명임), 이 사건 제4항 발명의 제조방법(을 제2호증 제6면 제5행 내지 제12행)과 비교대상발명의 제조방법(을 제4호증 제3 컬럼 제30행 내지 제49행)은 ‘(a) 가교결합성 올리고머 수지 조성물을 제조하는 단계, (b) 마스터의 공극을 채우기에 충분한 양으로 올리고머 수지 조성물을 마스터 네가티브의 미세구조 성형면 상에 부착시키는 단계, (c) 예비 성형된 기판과 마스터사이에 수지 조성물의 비드를 움직여 마스터의 공극을 채우는 단계, (d) 올리고머 조성물을 경화시키는 단계’로 그 제조공정이 동일함을 알 수 있으므로, 이 사건 제4항 발명의 물품은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 단순 반복실시로 제조될 수 있으며, 이 사건 제4항 발명의 제3 구성은 위와 같이 제조된 물품에 당연히 내재되어 있던 동일, 유사한 물리적 특성을 확인한 것에 지나지 않는다.

뿐만 아니라 제3 구성은 ‘가교 결합성 올리고머 수지 조성물로 형성된 층’인 미세구조층의 물성을 헤이즈도 증가율로 수치 한정하고 있는 구성인바, 헤이즈도(haze度)란 해당 물질의 흐림 정도를 나타내는 용어로 헤이즈도 증가를 감소시키기 위해서는 광산란 값을 줄여야 하고, 광산란 값을 줄이기 위해서는 헤이즈도 증가가 낮은 내인소성의 재료를 적의 선택하여 사용하여야 한다는 점은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 추론 가능하며, 이 사건 출원발명의 명세서상에 수치한정 이유에 대한 어떠한 기재도 찾아볼 수 없으므로 헤이즈도의 증가를 ‘60% 이하’로 한정한 것에 특별한 기술적 의의는 없다.

이에 대하여 원고는 비교대상발명에는 ASTM D-968-81 방법으로 측정된 내연마성이 이 사건 제4항 발명의 내인소성과 연관이 있다는 어떠한 근거도 제시하고 있지 않다고 주장하나, 외부의 긁힘이나 마모에 잘 견딜 수 있는 저항을 지칭하는 ‘내인소성’과 ‘내마모성’ 또는 ‘내연마성’은 서로 동일하거나 혼용하여 사용되는 용어이며, 이들 모두가 플라스틱 필름의 마모시험에 연마제로 모래 등을 사용한다는 것은 주지의 사실{200㎖의 낙사(落砂, 모래를 떨어뜨림)를 사용하여 ASTM D-968-81 방법에 따라 헤이즈도를 측정하는 방법이 일반적인 헤이즈도 측정방법임은 원고도 인정하고 있다}이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

한편 원고는, 마모실험에서의 수치한정은 이 사건 출원발명의 특징적 구성으로, 광학성능은 물품의 헤이즈도에 의해 결정된다는 사실을 발견하고, 미세구조 물품의 내인소성을 증대시키면 물품 마모시험에 따른 헤이즈도의 증가를 줄일 수 있다는 사실에 입각하여 이 사건 출원발명을 완성하게 된 것이라고 주장하나, 앞에서 본 바와 같이 마모실험에서의 수치한정은 기술적 의의가 없고, 물품의 흐림정도를 나타내는 헤이즈도와 광학성능은 내인소성과 밀접한 관계에 있어 내인소성을 증대시키면 헤이즈도 증가를 줄일 수 있다는 것은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 사항이므로, 원고의 위 주장도 이유 없다.

결국 이 사건 제4항 발명의 제1, 2 구성은 비교대상발명의 구성과 동일하고, 제3 구성은 기술적 의의가 없거나 공지의 물품에 내재된 성질을 확인한 것에 불과하며, 제1 구성, 제2 구성 및 제3 구성으로 이루어진 물품에 유기적 결합으로 인한 기술적 특이성이 있다거나 그 결합구조로부터 새로운 상승효과가 나타난다고 보기도 어려우므로, 이 사건 제4항 발명의 구성은 비교대상발명으로부터 그 기술구성의 곤란성이 없다.

(4) 효과의 대비

원고는 이 사건 제4항 발명으로 ‘헤이즈도가 60%이하인 경우 미세구조 보유 물품이 우수한 내인소성을 나타내는 것으로 확인되었다’고 주장하나, 위 (다)항에서 본 바와 같이 헤이즈도가 감소하면 내인소성이 우수하리라는 것은 기술 상식에 속하고, 제3 구성으로 한정된 수치 범위 내외에서 예측할 수 없는 급격한 효과를 가져오는 것도 아니므로 이 사건 제4항 발명의 구성에 따른 효과는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명으로부터 예측할 수 있는 범위 내이다.

(5) 따라서 이 사건 제4항 발명은 비교대상발명에 비해 목적의 특이성이 인정되지 아니하고, 구성에 있어서도 비교대상발명으로부터 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없을 정도의 곤란성이 있다고 보기 어려우며, 효과 또한 비교대상발명으로부터 예측되는 것 이상의 상승효과가 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제4항 발명은 비교대상발명으로부터 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 특허받을 수 없다.

다. 소결론

특허출원에 있어 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 어느 하나의 항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 전부 거절되어야 하는바, 이 사건 제4항 발명이 특허받을 수 없는 이상, 나머지 청구항에 대하여는 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명은 그 전체가 거절되어야 할 것이므로, 이와 같은 이유로 이 사건 출원발명을 거절한 원 결정이 정당하다고 판단한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      이성호  _________________________

판사      윤태식  _________________________

판사      심준보  _________________________

별 지

1. 이 사건 출원발명(출원번호 제1997-705261호, 2003. 12. 17. 보정된 것)

청구항 1. 내지 청구항 3. (삭제)

청구항 4. 베이스; 와 상기 베이스 상에 가교 결합성 올리고머 수지 조성물로 형성된 층; 을 포함하고, 또 상기 층은 200 ㎖의 낙사를 사용하여 ASTM D-968-81 방법에 따라 연마한 후의 헤이즈도 증가가 60% 이하인 물품.

청구항 5. 내지 청구항 10. (기재 생략)

그림 1  출원발명의 후광형 액정 디스플레이에서 본 발명의 예시적 필름의 개요도

그림 2  출원발명의 예시적 미세구조 보유 중합체 물품의 사시도

2. 비교대상발명(을 제4호증)

이 사건 출원발명의 국제특허출원 우선권 주장일 전인 1992. 12. 29. 특허된 미국특허 제5,175,030호의 ‘미세구조의 복합 플라스틱 물품 및 그 제조방법’에 관한 발명으로, 이 사건 제4항 발명의 제1 구성의 베이스층에 해당하는 ‘기판’, 제2 구성의 미세구조 보유물품의 제조방법과 유사한 ‘미세구조의 복합 플라스틱 물품 제조방법’이 개시되어 있고, 비교대상발명의 제조방법에 의하여 만들어진 복합 플라스틱 물품이 ‘시판 중인 복제된 어떠한 열가소성 물품보다도 가요성과 인성이 우수하고 종래 기술에서 설명한 복사선에 의해 경화된 물품에 비해 복제 충실도가 우수하다’는 내용이 기재되어 있다.

끝.

4. 발명의 효과에 대한 판단(2005허5624)

■ 개요

진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하며 출원된 기술의 구성이 공지된 선행기술과 차이가 있을 뿐만 아니라 그 작용효과에 있어서도 선행기술에 비하여 현저하게 향상·진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 한다(대법원 1999. 12. 28. 선고 97후2460 판결).

■ 이 사건 출원발명의 경위

1. 출원번호 및 발명의 명칭

제2000-7007947호, 에어러졸 전달 흡연물품

2. 이 사건 출원발명과 비교대상발명의 요지

구성	이 사건 제1항 발명	비교대상발명	비고
1	열수용단 및 주둥이단 사이에 공기통로가 형성되도록 양단이 개방되고 속이 비어 있으며 비연소성이고, 공기통로의 길이를 따라 실질적으로 균일한 단면적을 갖는 튜브	속이 비고 길쭉한 슬리브
2	위 튜브 내에 위치하고 에어로졸 형성 성분을 함유한 기질	슬리브 내에 위치하여 에어러졸을 생성하는 다공성기재
3	가열원에 의하여 기질이 연소되지 않도록 가열원과 기질의 먼 쪽 말단(distal end) 사이에 일정한 간격을 형성하는 에어갭		비교대상발명의 도면상에는 동일한 에어갭을 확인할 수 있음
4	가열원은 불꽃이고, 사용자가 불꽃을 열수용단에 인접하게 하여 공기를 가열함으로써 기질을 에어로졸화하여 흡입하는 구성	흡입공기를 덥히는 역할을 하는 캡슐(가열원에 의해 캡슐내의 물질이 발열반응에 의해 지속적으로 공기를 가열하여 에어로졸을 흡입하도록 하는 구성)

3. 거절결정의 이유

본원의 특허청구범위 제1항 내지 제7항, 제12항 내지 제15항 및 제27항 내지 제32항에 기재된 발명과 인용발명은 모두 비연소성의 원통형체(튜브)와 휘발성물질을 함유하는 다공성의 지지재(기재)로 구성되어 있고, 흡연물질의 직접적인 연소 없이 별도의 가열수단을 이용하여 흡연자의 흡입에 의해 흡연물품으로 유입되는 외부공기를 가열하여 그 가열된 공기를 가열수단으로부터 일정거리(일정갭)에 있는 상기 다공성의 지지재에 통과시켜 에어러졸을 발생시킨다는 점에서 기본적인 기술구성이 동일하며, 다만 인용발명에는 가열수단으로서 발열반응을 일으키는 물질이 내장된 캡슐이 개시되어 있는 반면 본원발명은 구체적인 가열수단을 개시하고 있지 않은 점과, 흡연물품 구성성분들(튜브, 에어러졸 함유 기질 및 휘발성 물질)의 재질등에 대하여 본원발명은 인용발명에 예시된 것보다 다양한 것을 구체적으로 열거한 점에서 차이가 있으나, 이는 인용발명의 기술구성중 일부만을 채용하고, 기술을 구체적으로 적용함에 있어 공지의 재료로부터 적합한 재료를 단순 선택한 정도에 불과한 것으로서 구성의 곤란성이 없고, 그에 따른 효과도 예측할 수 있는 정도에 불과한 것입니다. 따라서 본원의 특허청구범위 제1항 내지 제7항, 제12항 내지 제15항 및 제27항 내지 제32항에 기재된 발명은 당업자가 상기 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 본원은 2002.10.09.자 의견제출통지서에 지적된 거절이유2를 해소하지 못하였습니다.

4. 심결문(2003원2258)의 요지

이 사건 제1항 발명에서 튜브가 내부에 에어러졸형성기질, 주둥이단 및 먼쪽말단을 갖는 구성은 비교대상발명에 나타나 있고, 이 사건 제1항 발명이 흡입공기를 데우기 위해 비교대상발명의 캡슐 대신에 불꽃을 사용하고, 불꽃에 의해 에어러졸 형성기질이 타지 않도록 하기 위하여 에어갭을 형성하는 정도는 당업자라면 비교대상발명에 의해 용이하게 생각해낼 수 있는 구성변경이라 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명과 대비하여 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되지 아니한다.

■ 쟁점사항

1. 선행기술에 있는 구성을 일부 생략한 발명의 진보성 여부

2. 양 발명이 효과에 있어 서로 상반되는 장, 단점을 가지고 있을 때의 진보성 판단

■ 원고(출원인) 주장의 요지

1. 이 사건 제1항 발명은 불꽃에 의한 기질의 발화를 방지하고 사용자의 의사에 따라 수시로 사용할 수 있는 유사흡연물품을 제공하는데 목적이 있는데 비하여, 비교대상발명은 내장된 캡슐을 가열원으로 하는 유사흡연물품을 제공하는데 목적이 있으므로, 양 발명은 구체적 목적이 서로 다르다.

2. 구성에 있어, ① 이 사건 제1항 발명은 별도의 가열원을 내장하는 대신 사용자가 수시로 불꽃 등을 외부에서 가열원으로 사용할 수 있는데 비하여 비교대상발명은 가열원인 캡슐이 슬리브관 내부에 내장되어야 하고, ② 이 사건 제1항 발명은 공기통로의 길이를 따라 단면적이 실질적으로 균일한 튜브를 구비하고 있는데 비하여, 비교대상발명은 슬리브관의 길이방향을 따라 다공성기질 쪽으로 갈수록 단면적이 점차 증가하는 환형공기흐름통로를 구비하고 있으며, ③ 이 사건 제1항 발명에는 가열원이 열수용단 근처에서 사용될 때 기질의 연소를 방지하도록 충분한 길이의 연속하는 에어갭이 형성되어 있는 반면, 비교대상발명은 그와 같은 기능을 하는 충분한 길이의 에어갭이 구비되어 있지 않은 차이가 있다.

3. 위와 같은 구성상의 차이로 인하여 이 사건 제1항 발명은 제조가 간편하고, 사용자가 흡입시간을 임의로 조절할 수 있으며 유사흡연물품을 재사용할 수 있는 효과가 있는 반면, 비교대상발명은 구조가 복잡하고, 내장된 캡슐이 일단 발열반응을 시작하면 이를 중단하기 어려우므로 사용자의 기호에 따라 흡입시간을 조절하거나 유사흡연물품을 재사용할 수 없는 단점이 있다.

■ 피고(소송수행관) 주장의 요지

1. 양 발명은 유사흡연물품을 제공하는 점에서 목적이 상호 동일하다.

2. 구성에 있어서, (1) 비교대상발명은 캡슐의 발열반응을 이끌어 흡입공기를 데우기 위해 별도의 열원을 필요로 하는 점에서 이 사건 제1항발명과 동일하고, (2) 이 사건 제1항 발명에서는 기질의 연소를 방지하기에 충분한 길이의 연속하는 에어갭을 형성하도록 열수용단으로부터 이격되어 있음을 명시적으로 한정하고 있으나 비교대상발명에서는 이를 명시하고 있지는 않으나 비교대상발명의 도면을 보면 기질(36)이 개방단부(14)열수용단으로부터 상당 거리로 이격되어 있으므로 이 점에 있어 양 발명의 차이점은 없으며, (3) 비교대상발명의 환형공기통로는 이 사건 제1항발명의 에어갭에 대응되는 구성으로서 내장된 캡슐로 인한 형태상의 차이만 있을 뿐 구성이 동일하다. (4) 비교대상발명의 캡슐(16)은 흡연자의 통상의 흡연시간을 고려하여 지속적인 발열반응을 통해 가열된 공기를 계속 공급하도록 하기 위한 구성이나, 이 사건 출원발명에는 상기 구성이 생략되어 있어 계속적으로 불꽃을 인가하지 않는 이상, 공기는 일시적으로 가열될 뿐이므로 충분한 흡연효과를 얻을 때까지 수시로 라이터를 점화하여 불꽃을 인가해야 하는 불편을 감수해야 하므로 이 사건 출원발명은 비교대상발명에 비해 퇴보발명에 해당한다.

3. 효과에 있어서, 이 사건 제1항발명 역시 에어러졸 형성 성분의 증류가 완료되면 더 이상 흡연물품으로서의 기능을 상실하므로 비교대상발명과 마찬가지로 재사용가능성은 없으며, 이 사건 제1항발명의 물품은 사용자가 흡입타이밍을 조절할 수 있고 언제든지 재사용이 가능하다는 점에서 현저한 효과를 가진다는 원고의 주장은 상기 제1항발명이 자체의 발열수단을 가지고 있지 않아 지속적인 흡입효과를 누릴 수 없다고 하는 단점을 역으로 표현한 것에 불과하다.

■ 특허법원 판결 요지

1. 구성의 대비

(1) 구성요소 1(열수용단 및 주둥이단 사이에 공기통로가 형성되도록 양단이 개방되고 속이 비어 있으며 비연소성이고, 공기통로의 길이를 따라 실질적으로 균일한 단면적을 갖는 튜브)은 비교대상발명의 ’불연재로 제작되며, 대향하는 개방단부(14, 16)를 구비한 원통형 슬리브관(12)‘과 실질적으로 동일하고, 다만, 비교대상발명에서는 슬리브관(12)의 길이방향을 따라 다공성기질 쪽으로 갈수록 단면적이 점차 증가하는 환형공기흐름통로가 형성되는 차이가 있으나, 이는 비교대상발명이 가열원으로 캡슐(18)을 구비하고, 캡슐(18)에 의하여 가열된 공기의 이동속도를 늦추어 가열된 공기가 슬리브관(12) 내에 오래 머물도록 하기 위함 때문이므로, 위 캡슐(18)을 배제한다면 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1은 비교대상발명에 의하여 그 출원 전 공지된 것이다.

(2) 구성요소 2(위 튜브 내에 위치하고 에어로졸 형성 성분을 함유한 기질)는 비교대상발명의 ‘환형공기흐름통로(20)의 후방으로 슬리브관(12) 내에 위치한 다공성기질(36)’과 실질적으로 동일하다.

(3) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3(가열원에 의하여 기질이 연소되지 않도록 가열원과 기질의 먼 쪽 말단(distal end) 사이에 일정한 간격을 형성하는 에어갭)은 기질이 지나치게 높은 온도에 이르지 않도록 하는 기능을 수행하는 구성인 바, 비교대상발명에는 이에 대응하는 구성이 명시적으로 기재되어 있지는 아니하나, 비교대상발명의 도면에 의하면 가열원인 캡슐(18)과 다공성기질(36) 사이에 일정한 공간이 마련되어 있는 사실이 인정되는 바, 구성요소 3 역시 비교대상발명에 의하여 공지되었다 할 것이다.

(4) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4(가열원은 불꽃이고, 사용자가 불꽃을 열수용단에 인접하게 하여 공기를 가열함으로써 기질을 에어로졸화하여 흡입하는 구성)는 가열원으로 불꽃을 사용하며 가열원이 튜브의 외부에 존재하는데 비하여, 비교대상발명은 일정한 온도를 일정한 시간 동안 유지하는 캡슐을 가열원으로서 슬리브관(12)에 내장하되, 위 캡슐의 온도가 그 후방에 위치한 다공성기질(36)에 포함된 성분을 증발시키기에 적당한 정도를 유지하는 구성을 채택하였다는데 있다. 상기 복잡한 형태의 가열원을 슬리브관에 내장하는 구성이 이미 공지되어 있는 마당이라면, 당업자가 그보다 한층 원초적인 형태의 가열원인 불꽃으로 튜브의 외부에서 공기를 가열하여 튜브 내의 기질을 휘발시키는 구성을 착안하는 데는 아무런 어려움이 없다.

2. 효과의 대비

이 사건 제1항 발명은 전체적인 구성이 단순하고, 사용자가 원하는 시기에 원하는 시간만큼 유사흡연물품을 사용한 뒤 튜브 내에 기질이 남아 있는 한 이를 재사용할 수 있는 장점이 있는 한편, 사용자로서는 유사흡연물품을 사용하는 동안 계속하여 또는 반복하여 튜브의 열수용단에 불꽃을 가져다 대어야 하는 단점이 있다. 한편, 비교대상발명은 별도의 캡슐(18)을 구비하여야 하고 이로 인하여 슬리브관(12)의 내부 구조가 복잡해지며, 일단 캡슐이 발열을 시작하면 발열을 멈출 수 없어 사용자가 원하는 만큼만 유사흡연물품을 사용할 수 없는 단점이 있는 반면, 일단 캡슐이 발열을 시작하면 별도로 가열원을 가져다 대는 번거로움 없이 일정한 시간 동안 흡연할 수 있는 장점이 있다. 결국, 양 발명은 앞서 본 구성상의 차이로 인하여 효과에 있어 서로 상반되는 장, 단점을 가지고 있는 바, 이 사건 제1항 발명의 효과는 당업자가 위와 같은 양 발명의 장, 단점을 고려하여 어떠한 구성을 선택할 것인가에 따라 자명하게 수반되는 것일 뿐, 이 사건 제1항 발명의 효과가 비교대상발명에 비하여 우수하다거나 당업자의 예측을 뛰어넘는 것이라 할 수 없다.

■ 검토의견

1. 선행기술의 일부 구성을 생략한 발명은 당업자가 그 구성을 생략하는 것을 용이하게 안출해내기 어렵거나 그 구성의 생략으로 인해 예측하기 어려운 현저한 효과를 얻을 수 있는 경우에만 진보성이 인정된다 할 것이다.

2. 이 사건의 경우 발열캡슐을 생략함으로써 구성이 간단해지고 경제상의 이익을 얻을 수 있을지 모르나 지속적인 흡연효과를 누리기 어려운 단점이 있으므로 오히려 퇴보발명에 해당한다고 할 수 있다.

3. 출원인은 소송을 유리하게 이끌기 위해서 혹은 기술파악의 잘못으로 인해 구성이나 효과에 대해 사실과 다르게 주장하는 경우가 있는데, 소송단계에서는 물론 심사시에도 출원인의 주장에 휘말리지 말고 실체적 사실파악에 있어서 세심한 주의가 요구된다 할 것이다.

특     허     법     원

제    4    부

판         결

사       건	2005허5624  거절결정(특)

원       고	브라운 앤드 윌리암슨 홀딩스 인코포레이티드

(Brown & Williamson Holdings Inc.)

미합중국 19803 델라웨어 주 윌밍톤 스위트 117 포크 로드 103

(103 Floulk Road, Suite 117, Wilmington, Delaware 19803 USA)

대표자 티모시 제이. 헤즐렛(Timothy J. Hazlett)

소송대리인 변리사 조의제, 강경화

피       고	특허청장

소송수행자 백영란

변 론 종 결	2006. 3. 16.

판 결 선 고	2006. 4. 20.

주       문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2005. 4. 29. 2003원2258 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이       유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원발명

① 명칭 : 에어러졸 전달 흡연물품

② 출원일/출원번호/우선권주장일/우선권주장국 : 2000. 7. 20./제2000-7007947호/1998. 3. 3./미국

③ 출원인 : 원고

④ 특허청구범위 (2003. 6. 11. 등록거절결정에 대한 불복심판청구 시 최종 보정된 것. 도면은 별지 1과 같고, 청구항 1.을 제외한 나머지 청구항의 기재를 생략한다)

제1항. 에어러졸을 사용자에게 전해주기 위한 물품에 있어서, 그것의 열수용단 및 주둥이단 사이의 공기통로를 한정하는 양단이 열려있는 속이 빈 튜브로서, 불꽃의 인가 하에 비연소성이며, 공기통로의 길이를 따라 실질적으로 균일한 단면적을 갖는 튜브; 및 에어러졸 형성성분을 함유한 기질로서, 상기 기질은 먼 쪽 말단(distal end)을 가지며 상기 튜브 내에 위치하고, 상기 먼 쪽 말단은 불꽃이 상기 열수용단에 인접하게 배치되는 경우 상기 기질의 연소를 방지하기에 충분한 길이의 연속하는 에어갭을 형성하도록 상기 열수용단으로부터 이격된 기질을 포함하는 물품(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다).

나. 비교대상발명{1990. 1. 9. 공고된 미국 특허공보(공보번호 제4,892,109호), 갑 제3호증, 도면은 별지 2와 같다}

'유사흡연물품‘, 즉, 어떠한 연료도 연소시키지 않고 흡연자의 입에 담배 향이 포함된 연무(煙霧 : aerosol)를 공급하는 모의 담배에 관한 것으로서, ’불연재로 제작되며, 대향하는 개방단부(14, 16)를 구비한 원통형 슬리브관(12)을 포함한다. 원통형 슬리브관(12)은 담배의 측부와 유사한 크기를 구비한다. 외부로부터 열을 받아 화학적반응이 시작되면 일정한 시간 동안 발열이 유지되도록 구성된 캡슐(18)이 슬리브관(12)의 길이보다 짧은 거리에 그 측방향으로 대략 슬리브관(12)의 한 개방단(14)으로부터 연장하는 슬리브관(12) 내에 동심원적으로 위치한다. 캡슐(18)의 외주는 슬리브관(12)의 내주보다 더 작기 때문에 캡슐(18)과 슬리브관(12)은 협력하여 상호간에 슬리브관(12)과 동심인 환형공기흐름통로(20)를 한정하게 된다. 캡슐(18)의 둘레벽은 개방단(14)으로부터 떨어져 있는 슬리브관(12)의 세로방향으로 경사져 있기 때문에 캡슐(18)은 환형공기흐름통로(20)를 통한 공기의 유동방향으로 경사져 있다. 이로 인하여 환형공기흐름통로(20)는 캡슐(18)의 위치로부터 슬리브관(12)의 대향단부인 슬리브관 개방단(16)쪽으로 슬리브관(12)의 길이방향으로의 단면적이 점차 증가한다. 환형공기흐름통로(20)의 후방으로 슬리브관(12) 내에 다공성기질(36)이 구비되며, 캡슐(18)의 발열반응에 의하여 가열된 공기가 환형공기흐름통로(20)를 거쳐 다공성기질(36)을 지나갈 때 위 다공성기질(36) 속에 포함된 성분이 휘발하거나 증발하여 담배 향과 연무를 생성하게 된다. 사용자는 입속에 슬리브관(12)의 필터단을 삽입하고 슬리브관 개방단(14)에 화염을 가하여 캡슐(18)을 열파괴가능 칸막이 밀봉물(28)을 파괴할 수 있는 충분한 온도, 예로써 녹을 수 있는 온도까지 가열한다‘는 기재가 있다.

다. 절차의 경위

이 사건 출원발명에 대한 특허출원에 대하여 특허청은 2003. 5. 12. 아래와 같이 보정되기 전 특허청구범위의 청구항 1. 등이 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다는 이유로 등록거절결정을 하였다. 원고는 이에 불복하여 위 거절결정 취소심판을 청구하면서 2003. 6. 11. 이 사건 제1항 발명 등과 같이 특허청구범위를 보정하였고, 특허청은 심사전치를 통하여 원결정을 유지하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2003원2258호로 심리하여, 2005. 4. 29. 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명에 비하여 진보성이 없고, 복수의 청구항으로 된 특허청구에 있어 하나 이상의 청구항에 등록거절사유가 있으므로 출원 전체에 대하여 등록거절되어야 한다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[증    거] 갑 제1 내지 4호증

2. 원고 주장의 요지

가. 이 사건 제1항 발명은 불꽃에 의한 기질의 발화를 방지하고 사용자의 의사에 따라 수시로 사용할 수 있는 유사흡연물품을 제공하는데 목적이 있는데 비하여, 비교대상발명은 내장된 캡슐을 가열원으로 하는 유사흡연물품을 제공하는데 목적이 있으므로, 양 발명은 구체적 목적이 서로 다르다.

나. 구성에 있어, ① 이 사건 제1항 발명은 별도의 가열원을 내장하는 대신 사용자가 수시로 불꽃 등을 외부에서 가열원으로 사용할 수 있는데 비하여 비교대상발명은 가열원인 캡슐이 슬리브관 내부에 내장되어야 하고, ② 이 사건 제1항 발명은 공기통로의 길이를 따라 단면적이 실질적으로 균일한 튜브를 구비하고 있는데 비하여, 비교대상발명은 슬리브관의 길이방향을 따라 다공성기질 쪽으로 갈수록 단면적이 점차 증가하는 환형공기흐름통로를 구비하고 있으며, ③ 이 사건 제1항 발명에는 가열원이 열수용단 근처에서 사용될 때 기질의 연소를 방지하도록 충분한 길이의 연속하는 에어갭이 형성되어 있는 반면, 비교대상발명은 그와 같은 기능을 하는 충분한 길이의 에어갭이 구비되어 있지 않은 차이가 있다.

다. 위와 같은 구성상의 차이로 인하여 이 사건 제1항 발명은 제조가 간편하고, 사용자가 흡입시간을 임의로 조절할 수 있으며 유사흡연물품을 재사용할 수 있는 효과가 있는 반면, 비교대상발명은 구조가 복잡하고, 내장된 캡슐이 일단 발열반응을 시작하면 이를 중단하기 어려우므로 사용자의 기호에 따라 흡입시간을 조절하거나 유사흡연물품을 재사용할 수 없는 단점이 있다.

라. 이 사건 출원발명과 동일한 대응출원이 미국과 유럽에서 이미 특허등록된 바 있으므로, 우리나라에서도 특허등록됨이 상당하다.

3. 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 요지

위 1. 가. ④에서 본 바에 의하면 이 사건 제1항 발명은 ① 열수용단 및 주둥이단 사이에 공기통로가 형성되도록 양단이 개방되고 속이 비어 있으며 비연소성이고, 공기통로의 길이를 따라 실질적으로 균일한 단면적을 갖는 튜브(이하 ‘구성요소 1’이라고한다) ② 위 튜브 내에 위치하고 에어로졸 형성 성분을 함유한 기질(이하 ‘구성요소 2’라고 한다) ③ 가열원에 의하여 기질이 연소되지 않도록 가열원과 기질의 먼 쪽 말단(distal end) 사이에 일정한 간격을 형성하는 에어갭(이하 ‘구성요소 3’이라고 한다), ④ 가열원은 불꽃이고, 사용자가 불꽃을 열수용단에 인접하게 하여 공기를 가열함으로써 기질을 에어로졸화하여 흡입하는 구성(이하 ‘구성요소 4’라고 한다)으로 이루어져 있음을 알 수 있다.

나. 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명의 대비

(1) 목적 및 기술분야

양 발명은 파이프 안에 담배와 흡사한 방향 성분을 포함한 기질이 충전되고, 파이프의 한쪽 끝에서 가열원에 의하여 데워진 공기가 위 기질을 통과하면서 에어로졸을 형성하여 사용자의 입속으로 흡입되도록 하는 유사흡연물품을 제공한다는 점에서 목적 및 기술분야가 동일하다.

(2) 구성의 대비

(가) 구성요소 1

구성요소 1은 비교대상발명의 ’불연재로 제작되며, 대향하는 개방단부(14, 16)를 구비한 원통형 슬리브관(12)‘과 실질적으로 동일하다.

다만, 비교대상발명에서는 위와 같은 원통형 슬리브관(12) 내에, ‘외주가 슬리브관(12)의 내주보다 더 작아 슬리브관(12)과 동심인 환형공기흐름통로(20)를 형성하되, 그 둘레벽이 다공성기질(32) 쪽을 향하여 슬리브관(12)의 세로방향으로 경사져 있는 캡슐(18)’이 구비되고, 이로 인하여 슬리브관(12)의 길이방향을 따라 다공성기질 쪽으로 갈수록 단면적이 점차 증가하는 환형공기흐름통로가 형성되는 차이가 있다. 그러나, 이는 어디까지나 비교대상발명이 아래 (라)에서 보는 바와 같이 슬리브관(12) 내에 가열원으로 캡슐(18)을 구비하고, 캡슐(18)에 의하여 가열된 공기의 이동속도를 늦추어 가열된 공기가 슬리브관(12) 내에 오래 머물도록 하기 위함 때문이므로, 위 캡슐(18)을 배제한다면 비교대상발명의 슬리브관(12)은 그 구조와 기능에서 이 사건 제1항 발명과 아무런 차이가 없게 된다.

결국, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1은 비교대상발명에 의하여 그 출원 전 공지된 것이다.

(나) 구성요소 2

구성요소 2는 비교대상발명의 ‘환형공기흐름통로(20)의 후방으로 슬리브관(12) 내에 위치한 다공성기질(36)’과 실질적으로 동일하다.

(다) 구성요소 3

이 사건 제1항 발명의 구성요소 3은 가열원인 불꽃이 기질에 직접 닿거나 너무 가까이 접근하여 기질이 지나치게 높은 온도에 이르지 않도록 하는 기능을 수행하는 구성인 바, 비교대상발명에는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3에 대응하는 구성이 명시적으로 기재되어 있지는 아니하다. 그러나, 비교대상발명의 도면에 의하면 가열원인 캡슐(18)과 다공성기질(36) 사이에 일정한 공간이 마련되어 있는 사실이 인정되는 바, 이는 가열된 캡슐이 직접 다공성기질(36)과 접촉되지 않도록 하면서 캡슐에 의하여 데워진 공기가 머물며 다공성기질(36)에 포함된 담배 향과 연무성분을 휘발시킬 수 있도록 하는 기능을 수행한다 할 것이므로, 결국 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3 역시 비교대상발명에 의하여 공지되었다 할 것이다.

(라) 구성요소 4

이 사건 제1항 발명과 비교대상발명의 구성상 핵심적인 차이점은, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4는 가열원으로 불꽃을 사용하며 가열원이 튜브의 외부에 존재하는데 비하여, 비교대상발명은 일정한 온도를 일정한 시간 동안 유지하는 캡슐을 가열원으로서 슬리브관(12)에 내장하되, 위 캡슐의 온도가 그 후방에 위치한 다공성기질(36)에 포함된 성분을 증발시키기에 적당한 정도를 유지하는 구성을 채택하였다는데 있다.

살피건대, 갑 제3호증의 기재에 의하면, 비교대상발명은 성질을 달리하는 2가지의 화학반응물을 캡슐(18) 내에 형성된 각각의 챔버에 담아 밀봉물(28)로 분리해 두었다가, 사용자가 라이터 등을 이용하여 위 밀봉물(28)을 가열하여 녹이면 캡슐(18) 내에서 위 2가지의 화학반응물이 서로 섞이면서 일정 시간동안 발열반응을 일으켜 인접한 다공성기질(36)에 포함된 담배 향과 연무성분을 휘발시키는 가열원으로 기능하는 사실이 인정되는 바, 파이프 안에 담배 향과 연무성분을 포함한 기질을 채워 넣고, 파이프의 한쪽 끝에서 가열원에 의하여 데워진 공기가 위 기질을 통과하면서 에어로졸을 형성하여 사용자의 입속으로 흡입되도록 하는 장치에 있어서, 위와 같이 복잡한 형태의 가열원을 슬리브관에 내장하는 구성이 이미 공지되어 있는 마당이라면, 당업자가 그보다 한층 원초적인 형태의 가열원인 불꽃으로 튜브의 외부에서 공기를 가열하여 튜브 내의 기질을 휘발시키는 구성을 착안하는 데는 아무런 어려움이 없다(오히려, 당업자라면 위와 같이 불꽃을 외부의 가열원으로 사용하는데 따르는 불편을 해소하기 위하여 비교대상발명처럼 불꽃을 대신하는 내부의 가열원을 생각해 내는 것이 통상적이라 할 것이다).

결국, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4 역시 비교대상발명과의 관계에서, 당업자가 나머지 기술구성과의 유기적 결합을 고려하여 임의로 선택할 수 있는 설계변경사항에 지나지 않거나 비교대상발명에 이르기 이전에 당연히 생각할 수 있는 것에 불과하므로, 비교대상발명의 대응 구성에 비하여 진보된 것이라 할 수 없다.

(3) 효과의 대비

앞서 본 구성상의 차이로 인하여, 이 사건 제1항 발명은 전체적인 구성이 단순하고, 사용자가 원하는 시기에 원하는 시간만큼 유사흡연물품을 사용한 뒤 튜브 내에 기질이 남아 있는 한 이를 재사용할 수 있는 장점이 있는 한편, 사용자로서는 유사흡연물품을 사용하는 동안 계속하여 또는 반복하여 튜브의 열수용단에 불꽃을 가져다 대어야 하는 단점이 있다. 한편, 비교대상발명은 별도의 캡슐(18)을 구비하여야 하고 이로 인하여 슬리브관(12)의 내부 구조가 복잡해지며, 일단 캡슐이 발열을 시작하면 특별한 사정이 없는 한 캡슐 내부의 화학반응이 완전히 종료할 때까지 발열을 멈출 수 없어(제1회 변론준비기일에서 피고 소송수행자가 자인한 사실) 사용자가 원하는 만큼만 유사흡연물품을 사용할 수 없는 단점이 있는 반면, 일단 캡슐이 발열을 시작하면 별도로 가열원을 가져다 대는 번거로움 없이 일정한 시간 동안 흡연할 수 있는 장점이 있다.

결국, 양 발명은 앞서 본 구성상의 차이로 인하여 효과에 있어 서로 상반되는 장, 단점을 가지고 있는 바, 이 사건 제1항 발명의 효과는 당업자가 위와 같은 양 발명의 장, 단점을 고려하여 어떠한 구성을 선택할 것인가에 따라 자명하게 수반되는 것일 뿐, 이 사건 제1항 발명의 효과가 비교대상발명에 비하여 우수하다거나 당업자의 예측을 뛰어넘는 것이라 할 수 없다.

(4) 정리

이 사건 제1항 발명은 모든 구성요소가 비교대상발명에 의하여 출원 전 공지된 것이거나 그 단순한 설계변경(비교대상발명에 이르기 이전에 당연히 생각할 수 있는 것)에 지나지 않고, 비교대상발명에 비하여 현저한 효과를 가진다고 할 수도 없으므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다.

다. 원고의 나머지 주장에 대한 판단

원고는 위 2. 라.항과 같이 주장하나, 이 사건 출원발명이 특허등록의 법제와 실무를 달리하는 외국에서 특허등록된 바 있다고 하여 그와 같은 선등록예에 구애될 것은 아니므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

라. 소결론

이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 비하여 진보성이 없어 특허등록될 수 없고, 복수의 청구항으로 이루어진 특허출원에 있어 그 중 하나 이상의 청구항에 등록거절사유가 있는 이상 그 청구항 전체에 대한 특허등록이 거절되어야 하는 바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하였으므로 정당하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      최성준  _________________________

판사      조영선  _________________________

판사      김제완  _________________________

별지 1

이 사건 출원발명의 도면

도1   도2

도3  도4

도5a 도5b

도6a 도6b

별지 2

비교대상발명의 도면

결정계 심결취소소송에 있어서의 소송전략

박창희 변리사

플러스국제특허법률사무소

■ 심결취소소송의 의의

1. 광의의 특허소송 : 특허권, 실용신안권, 상표권, 의장권 등의 소위 산업재산권에 관련하는 소송 전부, 즉 특허법원의 관할로 되어 있는 소송

2. 협의의 특허소송(심결취소소송) : 특허법 제186조 제1항 등의 심결 등에 대한 취소소송으로 특허법원의 전속관할에 속하는 것

* 특허법에 규정된 심결취소소송에 관한 규정은 실용신안법, 상표법, 의장법에도 대체로 준용됨.

3. 심결취소소송의 분류

(1) 결정계 심결취소소송

(2) 당사자계 심결취소소송

■ 결정계 심결취소소송(특허청장이 피고)

1. 보정이 명세서 또는 도면의 요지변경에 해당함을 이유로 하는 심사관의 보정각하결정에 대한 심판의 심결에 대한 취소소송

2. 심사관의 거절결정, 취소결정에 대한 심판의 심결에 대한 취소소송

3. 위 각 심판의 심판청구 각하의 심결에 대한 취소소송

4. 위 각 심판의 심판청구서 각하결정에 대한 취소소송

5. 거절결정에 대한 심판에서의 심판관의 보정각하 결정에 대한 취소소송

6. 정정심판의 심결에 대한 취소소송

■ 심결취소소송의 소송물

항고소송의 일종인 심결취소소송에서의 소송물은 심결의 위법성 일반이라는 것이 통설의 입장이다.

* 행정처분의 절차상 위법 : 당해 심판절차의 위법 여부

* 실체상의 위법 : 심결의 실질적 판단의 위법 여부

■ 심결취소소송의 당사자적격

1. 원고적격

심결취소소송에 있어서 원고적격을 가지는 자는 심판(재심)사건의 당사자, 참가인 또는 당해 심판(재심)에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자로 한정(특허법 제186조 제2항).

2. 피고적격

결정계 사건 : 특허청장

당사자계 사건 : 그 심판 또는 재심의 청구인이나 피청구인

■ 심결취소소송에 있어서의 심리범위

1. 무제한설

특허등록무효사건에서 '심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장 입증할 수 있고 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 (2002. 6. 25. 2000후1306 )

2. 무제한설의 제한(소송물의 범위 내의 제한 )

무제한설이라고 하더라도 무제한으로 새로운 주장이나 청구를 할 수 있는 것은 아니다. 심판단계에서 주장하지 않았던 주장이나 증거를 제출할 수 있을 뿐이다. 즉 동일한 소송물의 범위 내에서 새로운 공격방어방법만을 추가할 수 있을 뿐 특허무효심판단계에서 주장하지 않았던 새로운 청구항에 대한 무효를 주장하는 경우나 상표등록무효심판단계에서 주장하지 않았던 다른 지정상품에 대한 등록무효를 주장하는 것은 허용될 수 없다.

■ 결정계 심결취소소송에 있어서의 고려사항

1. 피고

- 심리범위의 제한

- 의견제출기회 미부여 관련 주장의 제한

2. 원고

- 전체로서 거절결정된다는 점

- 거절이유가 없다는 점에 대한 입증부담

3. 결정계 심결취소소송에 있어서의 심리범위

특허청장은 거절결정 불복심판의 심결에 대한 취소소송 절차에서 새로운 거절이유의 주장 및 그 증거 제출이 허용되지 아니한다는 제한설의 입장을 취하고 있다.(대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617판결 등)

거절결정 불복심판의 심결취소소송에서 피고인 특허청장이 주장?제출할 수 없는 것은 심사 또는 심판 단계에서 거절이유 또는 심판기각사유로 주장(통지)되거나 판단되지 아니한 적용법조?사실?증거에 한하므로, 비록 심결에서의 판단에 나타나 있지 않은 거절사유라도 그것이 심사단계에서 거절이유로 통지된 이상 새로운 거절사유가 되지 않아 특허청장은 이를 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로 주장·입증할 수 있고, 법원은 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.(대법원 2004. 7. 22. 선고 2004후356 판결)

이 사건 심결은 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항 발명이 당업자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없다는 거절사정이 정당하다고 하여 이 사건 심판 청구를 기각하고 있고, 원고는 이에 대하여 이 사건 출원발명이 진보성이 있어 심결이 위법하다는 이유로 심결취소소송을 제기하고 있음을 알 수 있으므로, 이러한 경우 원심으로서는 이 사건 출원발명이 진보성이 없다고 한 심결의 위법 여부만을 심리판단할 수 있을 뿐이고, 비록 이 사건 출원발명의 명세서 기재가 특허법상 기재요건에 위배되는 것으로 인정된다 하더라도 진보성 판단에 앞서 명세서 기재요건에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는 이유로 심결을 위법하다고 판단할 수는 없는 노릇이다(대법원 2003. 2. 11. 선고 2002후2303  판결)

특허법 제170조 제2항을 그 근거로 들기도 하나 특허법 제170조 제2항은 특허거절결정에 대한 심판에서 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 한하여 제63조의 규정을 준용하여 출원인에게 거절이유를 통지하고 의견서나 보정서를 제출할 기회를 주어야 한다.

■ 주장과 입증책임

1. 주장책임

권리의 발생에 필요한 요건사실 내지 주요사실은 당사자가 주장하지 않으면 판결의 기초로 삼을 수 없고, 주장하지 아니한 사실은 없는 것으로 취급되어 불이익한 판단을 받게 되는 것을 말한다. 이는 변론주의에 근거를 두고 있다.

2. 입증책임

당사자가 재판에서 자기가 주장한 사실의 존재를 증명하지 아니하면 그 사실이 없는 것으로 처리되는 위험 또는 불이익을 말한다. 즉, 양 당사자 중 어느 한쪽도 요증사실에 대한 결정적인 증거를 제출하지 못하였을 경우, 누구를 패소하게 할 것인가를 결정하는 기준이 되는 것을 말하며, 따라서, 입증책임 부담자는 진위불명의 경우 불이익한 판단을 받을 위험을 면하기 위하여 증거를 제출하는 등 입증활동을 하여야 한다.

■ 입증책임의 분배

1. 원고 주장, 입증책임(특허발생요건, 처분발생요건)

(1) 산업상 이용할 수 있는 발명이다.

(2) 기재불비가 아니라는 점

(3) 일발명 일출원이라는 사실

(4) 그 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 승계한 사실

(5) 다른 공유자 전원과 공동으로 출원한 사실

2. 피고(특허청장) 주장, 입증책임(특허장애요건)

(1) 특허출원 전에 국내에서 공지된 발명이라는 사실

(2) 특허출원 전에 국내에서 공연히 실시된 발명이라는 사실

(3) 신규성이 없다는 주장

(4) 진보성이 없는 발명이라는 주장

(5) 확대된 선원 및 선원

(6) 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명

(7) 신규성 의제

■ 자백과 의제자백

1. 원고심결취소소송에도 자백 또는 의제자백에 관한 민사소송법의 규정이 원칙적으로 적용된다고 보는 것이 우리나라와 일본의 다수설이며, 법원의 지배적인 실무 경향이다.

2. 그러나 원고가 그러한 사실을 토대로 하여 주장하는 구체적인 심결의 위법사유는 보통 원고의 '법적 판단 내지 평가'이므로 피고가 이를 시인하거나 명백히 다투지 않는다고 하더라도 그 사항에 관하여는 자백의 효력이 발생한다고 볼 수 없다. 즉 심결취소소송에서 소송요건의 구비 여부, 발명(고안, 의장, 표장) 간의 유사 여부, 발명(고안)의 진보성, 표장의 주지?저명성, 발명 등의 청구범위 해석 내지 권리범위 확정 등은 사실확정을 한 다음 법적 평가에 의한 판단을 거쳐 나오는 결론이므로 자백의 대상이 되지 아니한다.

■ 결정계 심결취소소송에서의 피고 전략

1. 최초 준비서면(답변서)에서 쟁점의 정리와 청구범위의 해석을 유리하게 정리한다.

(1) 특허청구범위를 유리하게 특정

(2) 인용발명을 유리하게 특정한다(인용발명의 파악의 범위를 확대한다.)

(3) 발명의 상세한설명에서 주장의 입증자료를 찾는다.

2. 의견제출기회 미부여 주장을 고려하여 적절한 결론을 거절결정의 이유와 의도적으로 연결함으로서 의견제출기회 미부여 논란 회피

3. 인용발명을 뒷받침할 증거를 참고자료 또는 보조입증 자료로 활용

4. 원고의 입증자료 또는 주장을 검토하여 이익원용 활용

5. 증인심문의 활용(피고가 특허청장이라는 점으로 인하여 증인의 증언이 주장의 입증에 긍정적 영향을 줌)

6. 서증의 검토와 인부를 신중히 한다.

7. 적절한 주장과 입증책임의 전가를 활용한다.

8. 보조참가의 활용

이의신청 등 당사자계 사건과 유사한 성격의 사건의 경우 소  송단계에서 이의신청인의 보조참가를 검토한다.

9. 변론요지서와 준비절차용 준비서면을 활용한다.

- 준비절차와 변론을 효율적으로 진행 가능

10. 준비절차와 기술설명회시 OHP와 화이트보드를 적극 활용한다.

- 적극적 설명과 유리한 비유(도표)의 활용이 재판부를 설득할 수 있다.

11. 상고이유서 작성시 법원의 판단의 적절한지 여부 보다 사실판단의 오류 등을 중심으로 구체적으로 작성(심리불속행판결에 유의)

12. 설득의 대상은 재판부임을 명심

■ 사례1: 의견제출기회 미부여 관련(2000허6370판결)

1. 심결

이 사건 출원발명의 출원 당시의 명세서에는 이 사건 출원발명 화합물이 출원 당시 합성되었음을 입증할 수 있는 확인 자료가 전혀 기재되어 있지 않아, 금속 알콕시드가 생성되었음을 당업자가 확인할 수 있을 정도로 기재되어 있다고 할 수 없는 것이므로 특허법 제42조 제3항 및 특허법 제42조 제4항의 규정에 위배되는 것이므로 특허를 받을 수 없는 것이다.

2. 소송단계 원고의 주장

이 사건 출원발명의 명세서에 금속 알콕시드의 합성 확인자료가 기재되어 있지 아니하더라도 그 명세서에 기재된 바와 같이 탁솔 등의 최종 생성물이 생성된 사실만으로도, 일반식 (I)의 금속 알콕시드가 합성되었음이 충분히 확인된 것이며, 추후 제출된 NMR 데이터에 의해서도 이 사건 출원발명의 금속 알콕시드가 합성되었음이 확인되므로 이 사건 출원발명이 특허법 제42조 제3항 및 제4항에 위배된 것이라고 할 수 없다.

3. 소송전략

(1) 재판부는 단지 동정자료의 부재가 특허법 제42조 제3항 및 특허법 제42조 제4항의 규정에 위배되는 가에 의문제기

(2) 화합물이 제조되지 않는다는 점으로부터 동정자료의 확인이 필요하다는 점을 연결

(3) 결론을 거절결정의 이유와 의도적으로 연결함으로서 의견제출기회 미부여 논란 회피

4. 특허법원의 판단

이 사건 화학물질의 존재가 확인되기 위해서는, 그 화학물질의 합성을 위하여 명세서에 개시된 화학반응이 당업자라면 누구나 수긍할 수 있을 정도로 명확한 것이 아닌 한, 단순히 그 화학구조가 명세서에 기재되어 있는 것으로는 부족하고 출원 당시의 명세서에 당업자가 용이하게 재현하여 실시(제조)할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 필수적으로 기재되어 있어야 할 것이고...

■ 사례2: 의견제출기회 미부여의 회피(2002허7601 판결)

1. 소송전략

인용발명을 뒷받침할 증거를 참고자료 또는 보조입증 자료로 활용

2. 특허법원의 판단

을 1호증 4, 을 3, 5호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 제57항 발명과 인용발명에서 출발물질로 사용한 캠프토테신은 중국산 캠프토테카 아쿠미나타 나무 또는 인도산 노타포디테스 포에티다 식물에 의해 추출되는 수불용성인 알칼로이드이고, 1966년 천연물로부터 이를 분리하는 것이 알려지게 되었고, ...중략... 고순도로 정제하는 기술이 이 사건 출원발명의 우선권주장일 이전에 이미 알려진 사실을 인정할 수 있는바,

■ 사례3: 의견제출기회 미부여의 회피(2000허4114 판결)

1. 소송전략

원고의 입증자료 또는 주장의 이익원용

2. 특허법원의 판단

갑8호증의 기재에 의하면, 1966년 발행된 "Luminescence of Inorganic Solids"라는 책자 307쪽의 "Ⅲ. Phenomena, A. EXCITATION OTHER THAN ULTRAVIOLET, 1. Electroluminescence(전기발광성)"라는 제목의 내용 부분에 "Ueta라는 사람이 1953년에 윌레마이트의 명도와 전압의 관계를 측정하였다"고 기재되어 있는 사실이 인정되고, 이는 전압을 걸었을 때 나타나는 윌레마이트의 전기발광성 특성을 측정하였다는 것을 의미하는 것이므로 인용발명의 윌레마이트(망간을 도프한 오르토규산아연) 인광체 입자 또한 전기발광성을 갖는 것임이 명백하며 ,

■ 사례4: 의견제출기회 미부여의 회피(2002허871 판결)

1. 소송전략

증인심문의 활용

2. 특허법원의 판단

을 4호증의 1, 2와 증인 이재만의 증언에 의하면, 소뿔이나 물소뿔 등의 재료를 절단하고 가열하여 색상을 변화시킨 뒤 이를 이용하여 각종의 장신구나 공예품을 만드는 것은 조선시대 이후 우리나라에서 널리 알려진 공예기법의 하나였던 사실, 소뿔을 가열하면 세포조직이 망가지거나 기포가 생겨 표면의 질감이 거칠어지고 흰색이 점차 황색을 띠다가 갈색으로 변한 뒤 탄화되어 검게 변하는 사실을 인정할 수 있으므로, 이에 비추어 보면 인용발명에서 '구워서 무늬를 넣은 것'은 소뿔을 가열하여 전체적인 재료의 색상과 질감을 변화시키는 것을 의미한다고 보는 것이 상당하고 재료를 인두 등으로 지져 문양이나 그림을 새겨넣은 것으로 해석하여야 한다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다. ,

■ 사례5: 의견제출기회 미부여의 회피(2001후2701 판결)

1. 소송전략

인용발명을 유리하게 특정한다(인용발명의 파악의 범위를 확대한다. )

"적어도 문헌을 읽는 독자는 참고자료목록을 주의 깊게 읽었을 것이다. 그 결과 독자는 그다지 중요하지 않은 것들을 제외하고는 그 참고자료 모두의 복사본을 입수했을 것이다."(영국특허법원 HC1999 No 01110 판결문(2000. 11. 8. 선고) )

2. 대법원의 판단

발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 인용발명은 기술 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 표현이 불충분하더라도 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 인용발명을 공개할 당시의 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 기술 내용을 파악할 수 있다면 대비 대상이 될 수 있다(대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결 참조). 이 사건에서 보면, 인용발명 1은 추가 염소화 대상과 관련하여 그 분해 생성물이 경급인지, 중급인지, 경급과 중급을 모두 포함하는 것인지 명백하게 밝히고 있지는 아니하나,

■ 사례6: 전체로서 거절결정된다는 점의 활용(2001허997 판결)

1. 소송전략

(1) 특허청구범위에 기재된 발명의 범위를 비연속적 방법으로 분석하여 하나의 단위발명에서도 거절이유가 있는지 검토한다.

(2) 특허청구범위를 유리하게 특정한다.

(3) 필요시 일부에 대한 진보성 인정

2. 특허법원의 판단

인용발명이 예측한 정도와는 현저하게 달라서 선행발명과는 별도의 새로운 특허를 부여할 만한 새로운 발명이라고 할 수 있을 정도의 현저한 효과가 있고, 현저한 효과에 대하여 구체적, 객관적으로 특정된 기재가 있다고 할 것이나, 이 사건 화합물 C에 대하여는 현저한 효과에 대하여 추상적, 주관적이고 일반적인 기재만이 있을 뿐이라고 할 것이다.

■ 사례7: 전체로서 거절결정된다는 점의 활용(2000허6370판결)

1. 소송전략

특허청구범위에 기재된 발명의 범위를 비연속적 방법으로 분석하여 하나의 단위발명에서도 거절이유가 있는지 검토한다

2. 특허법원의 판단

이 사건 화학물질의 존재가 확인되기 위해서는, 그 화학물질의 합성을 위하여 명세서에 개시된 화학반응이 당업자라면 누구나 수긍할 수 있을 정도로 명확한 것이 아닌 한, 단순히 그 화학구조가 명세서에 기재되어 있는 것으로는 부족하고 출원 당시의 명세서에 당업자가 용이하게 재현하여 실시(제조)할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 필수적으로 기재되어 있어야 할 것이고...

■ 사례8: 청구범위의 해석(2001허4081판결)

1. 소송전략

특허청구범위에 기재된 발명의 범위에 한정하여 엄밀한 해석 주장

2. 특허법원의 판단

청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없고), ...중략...특허등록의 유?무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없는 것인바(대법원 2001. 9. 7. 선고 99후734 판결 참조), 이 사건 제1항 출원발명은 특허청구범위의 기재만으로 기술적 구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우라고는 할 수 없으므로 위 특허청구범위에 기재된 된 바에 의하여 그 발명의 목적, 구성 및 효과를 해석하여 특허출원의 범위를 확정하여야 할 것이다.

특허청 소송수행관 소송전략에 대한 장점 및 약점

(변리사 입장에서)

재성국제특허법률사무소

법학박사 이재성

1. 산업재산권 제도의 목적상의 거시성 및 제한성

산업재산권 제도의 기본이 되는 특허법의 목적은 “발명을 보호·장량하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함”이고, 상표법의 목적은 “상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함”에 있다.

특허청이라고 하는 국가기관입장에서의 근본 목적은 사적 권리를 보호하여 국가의 산업발전 및 수요자 보호에 근본 목적이 있다 할 것임. 따라서 소송수행관의 업무도 이 목적 범위내에 활동하여함이 마땅함.

국가기관인 특허청은 물론 당사자이든 그 대리인인 변리사이든 간에 관계없이 위 목적에 부응되어야 정당성을 확보할 수 있을 것임.

2. 소송수행관 활동의 특이성(계쟁대상물의 특이성)

소송수행관이 수행하는 특허심판원의 심결에 대한 취소소송물은 권리무효에 관한 소송에서 나타나는 당사자소송과는 달리 출원된 산재권을 심사하여 거절이유가 있어 거절결정되고 그 결정에 대하여 특허심판원에 불복심판을 제기한 뒤 그 심결된 내용에 대하여 당부에 관한 사법기관에서의 분쟁임.

즉, 출원 - 심사 - 보정 - 심사전치 보정 - 심판 - 소송 등의 과정에서 3-5회 가량 출원인의 의견과 보정이 이루어진 상태에서 일어나는 불복임.

3. 소송수행관의 활동의 중요성

소송수행관은 산업재산권제도에 관한 행정부의 집행 및 판단행위의 적법성을 행정부의 대리인으로서 사법부의 대하여 옹호하여야 함. 법집행에 관한 최종 판단은 사법부가 하고 있으므로 사법부의 판단 즉 특허법원에서의 판단은 심사 ․ 심판에 있어 결정적인 영향을 미치게 됨. 따라서 소송수행관의 활동여하에 따라 바람직하든 그렇지 않든 간에 심사 ․ 심판의 기준이 변경되는 경우가 발생함.

4. 산업재산권법의 여집합적 규정

산업재산권법은 등록요건에 관하여 여집합적 규정을 두고 있슴. 원칙적으로 등록하되 예외적으로 해당사항이 없을 경우에 등록시켜준다는 규정이다. 등록을 허여한다는 추상적 등록규정은 한 문장 정도에 불과하고 등록을 해주어서는 아니된다는 거절조항 및 문장이 수십항에 달함. 이러한 산업재산권법의 규정으로 인하여 일반적으로 심사관, 심판관, 소송수행관의 시각은 기본적으로 부정적인 시각을 갖고 있슴.

소송수행관도 특허법원에서 재판에 임함에 있어 부정적인 기조를 가지고 사건을 접근함.

소송수행관은 심사관과 심판관의 부정적인 시각을 갖고 있는 것을 자제할 필요가 있슴. 재판의 결과가 심사 심판에 영향을 미치므로 소송수행관의 거절하여야 마땅하다는 부정적인 사고는 결국 국가 산업 전체에 영향을 미치게 되고 결국 산업발전이라는 국가목적에도 반하게 되는 것임.

5. 자료수집능력의 차이점

소송수행관은 특허심사에 십수년간 근무한 경험이 있는 전문가이고 그가 소속된 특허청 및 특허심판원의 인적 물적 자원을 최대한 활용할 능력을 가지고 있슴. 거절이유를 찾는데 있어서 한국 최고 수준의 전문가임. 반면에 출원인은 일개인에 불과하고 대리인이 있다하여도 인적 물적 여러면에서 소송수행관의 능력에 절대적으로 미치지 못하는 현실임.

아버지와 아들의 싸움이라고나 할까?

6. 등록 효과의 희소성

출원된 발명 등이 등록으로 권리되는 확률은 대단히 적고 등록된 권리가 실제 경제활동에서 활용되는 확률은 더 적으며 등록된 권리가 실제 사업화 되어 경제적 효과를 거두는 일은 더더욱 어려운 것이 현실임.

이러한 현실에서 특허제도를 황금알을 낳는 거위 처럼 인식하는 것은 잘못이라 보이고 출원인도 인식하여야 하지만 국가기관에서도 인식하여 특허제도가 장래 열심히 노력하면 성공을 걷을 수 있다는 희망을 넣어주는, 동기유발이 일어나게 하는 데 있어야 할 것임. 모든 권리는 경제성이 있는 것이어서 가능한한 등록을 허여하여서는 아니되어야 일반 공중이 보호되는 것이라는 의식을 자제할 필요가 있슴.

7. 국제적 관행과 형평성

행정부 스스로 심사 심판에서 국제적 심사 심판 관행을 고려하여야 하고 소송수행관도 역할의 중요성에 따라 국제적 관행을 고려하여야 할 것임. 동일 유사한 사안이 외국에서는 등록되고 한국에서는 등록되지 않음으로 한국에서의 산업발전이 저해되는 결과를 가져옴.

일반적으로 사업에 투자하고자 하는 자는 권리로서 보호 받고 있는 국가에서 사업을 하려고 하지 산재권으로 보호받지 못하는 곳에서는 사업투자를 하지 않으려 함. 심사기준이 외국과 차이가 있다면 국내에서 사업을 할 계획을 세우지 않을 것임.

수출을 하여야 하는 한국기업에 있어서 대외신용 및 품질인증을 위하여 자국의 특허 또는 상표권 등록이 필수적임에도 외국에서는 등록될 것도 거절받아 국내기업의 수출활동을 저지하는 결과를 가져옴.

8. 보상제도의 폐해

외국의 통계이지만 등록된 특허의 70-80%는 관련업자의 조그만 주의를 기울이면 무효될 수 있다는 통계가 있음. 우리의 무효통계, 일반업자의 무효청구가 이정도라면 하물며 전문 심사관 출신의 소송수행관이 자료를 수집하여 거절이유 및 거절심결을 지지하게 하는 것은 두말할 나위도 없는 것임.

실제 소송수행관의 승소는 수임받은 변리사의 패소를 말하고 의뢰인의 패소를 말함. 그 패소를 통하여 의뢰인 즉 출원인이 또 발명을 하려는 의욕을 높였다고 한다면 의당 그 패소는 생산적인 것이고 특허법이 지향하고 있는 산업발전에 도모하는 행위임.

그러나 현재의 승소율로 볼 때 과연 적절한 산업발전에 도움이 되는 승소율인가를 생각해 볼 필요가 있슴.

소송수행관의 능력을 성패로 가르는 것, 승소와 패소를 능력의 기준으로 삼는 것은 진실 발견과 산업발전에 저해되는 것임. 따라서 승소를 통한 상금을 지급하는 것은 어느 면에서는 진실을 왜곡하는 경우가 발생함.

9. 국가산업사업 정책의 기준점

모름지기 세계의 기술동향과 정책방향을 고려하여 합리적인 발전방향을 설정한 뒤에 그에 기초하여 소송수행을 하여야 함.

산재권법의 근본 목적인 산업발전을 위한 활동, 특허법제의 법규로서의 일관성 유지, 예측가능성의 부여로 분쟁의 사전에 방지, 외국사례와 형평, 등록권리의 활용 희소성, 미래의 희망을 부여하는 동기부여 활동 등등을 고려하여 소송수행을 하여야 할 것임.

소송수행관의 활동목적은 산업발전을 도모한다는 기본적인 목적하에 특허제도의 일관성 유지로서 법률의 일관성을 위해서 무엇을 어떻게 할 것인가를 고려하여야 할 것임.